Naruszenie prawa do unijnego znaku towarowego

Amerykańska spółka twierdząc, że doszło do naruszenia jej prawa do unijnego znaku towarowego, pozwała polską spółkę przed niemiecki sąd. Sprawa dotyczyła napoju energetycznego promowanego jako „Diamant Vogue”, a umowa dystrybucji wyłącznej między spółkami z Niemiec i Polski odgrywała kluczową rolę. Trybunał Europejski rozstrzygnął, że art. 8 pkt 1 rozporządzenia Bruksela I bis dotyczy powództw o naruszenie znaków towarowych w sytuacjach, gdy pozwani działają niezależnie, ale ich działania łączy wspólna umowa czy relacje handlowe.

Tematyka: naruszenie prawa, unijny znak towarowy, umowa dystrybucji, jurysdykcja sądowa, Trybunał Europejski

Amerykańska spółka twierdząc, że doszło do naruszenia jej prawa do unijnego znaku towarowego, pozwała polską spółkę przed niemiecki sąd. Sprawa dotyczyła napoju energetycznego promowanego jako „Diamant Vogue”, a umowa dystrybucji wyłącznej między spółkami z Niemiec i Polski odgrywała kluczową rolę. Trybunał Europejski rozstrzygnął, że art. 8 pkt 1 rozporządzenia Bruksela I bis dotyczy powództw o naruszenie znaków towarowych w sytuacjach, gdy pozwani działają niezależnie, ale ich działania łączy wspólna umowa czy relacje handlowe.

Amerykańska spółka, twierdząc, że doszło do naruszenia jej prawa do unijnego znaku towarowego, może
pozwać polską spółkę przed niemiecki sąd. Wówczas wystarczy, że polska spółka jest związana umową
dystrybucji wyłącznej z niemiecką spółką, dla której ten sąd jest właściwy.
Stan faktyczny
Amerykańska spółka A jest właścicielem kilku unijnych znaków towarowych zawierających element słowny „Vogue”.
Beverage City Polska sp. z o.o. (polska spółka; dalej: BP) produkuje napój energetyczny pod nazwą „Diamant
Vogue”, a także zajmuje się jego promocją i dystrybucją. F.E., będący członkiem zarządu tej spółki, mieszka
w Polsce. Beverage City & Lifestyle GmbH (niemiecka spółka; dalej: BN) była związana z BP umową dystrybucji
wyłącznej na terytorium Niemiec, na podstawie której kupowała od niej ww. napój. Pomimo podobieństwa firm tych
spółek nie należą one do tej samej grupy. Członek zarządu BN M.J. mieszka w RFN.
Spółka A, uznając, że doszło do naruszeń jej prawa do znaków towarowych, wniosła przeciwko BP i BN oraz
odpowiednim członkom zarządów tych spółek powództwo do niemieckiego sądu m.in. o zaprzestanie naruszenia na
całym obszarze UE. Sąd uwzględnił to powództwo, opierając swoją jurysdykcję międzynarodową, w odniesieniu do
BP i F.E., na art. 8 pkt 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1215/2012 z 12.12.2012 r.
w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych
(Dz.Urz. UE L z 2012 r. Nr 351, s. 1; dalej: rozporządzenie Bruksela I bis). BP i F.E. wnieśli apelację od tego wyroku,
podnosząc brak jurysdykcji międzynarodowej niemieckich sądów do rozpoznania powództwa wytoczonego przeciwko
nim, podkreślając, że działali oni i dostarczali towary swoim klientom wyłącznie w Polsce.
Stanowisko TS
Trybunał uznał, że art. 8 pkt 1 rozporządzenia Bruksela I bis ma zastosowanie do powództw o stwierdzenie
naruszenia odnoszących się do unijnych znaków towarowych. W szczególności ten przepis stanowi, że jeżeli
pozywa się łącznie kilka osób, osoba mająca miejsce zamieszkania na terytorium państwa członkowskiego może
zostać pozwana również przed sąd miejsca, w którym ma miejsce zamieszkania jeden z pozwanych, o ile między
sprawami istnieje tak ścisła więź, że pożądane jest ich łączne rozpoznanie i rozstrzygnięcie w celu uniknięcia
wydania w oddzielnych postępowaniach sprzecznych ze sobą orzeczeń. Z orzecznictwa TS wynika, że aby
orzeczenia były uznane za sprzeczne ze sobą, nie wystarczy samo istnienie rozbieżności w rozstrzygnięciu
sporów, ale te rozbieżności muszą również występować w odniesieniu do tego samego stanu faktycznego
i prawnego (wyrok TS z 27.9.2017 r., C-24/16 i C-25/16, Nintendo, 
).
Odnośnie do przesłanki dotyczącej istnienia tego samego stanu prawnego TS wskazał, że w niniejszej sprawie
powództwo o stwierdzenie naruszenia wniesione przez A ma na celu ochronę przysługującego tej spółce prawa
wyłącznego do unijnych znaków towarowych. Zatem przesłanka dotycząca istnienia tego samego stanu prawnego,
zdaniem TS, wydaje się spełniona, czego zbadanie należy do sądu odsyłającego.
Co do przesłanki dotyczącej istnienia tego samego stanu faktycznego, TS wskazał, że z wniosku prejudycjalnego
wynika, iż BN i BP nie należą do tej samej grupy pomimo podobieństwa ich firm i podpisanej między nimi umowy
dystrybucji wyłącznej. Ponadto sąd odsyłający podkreśla brak relacji między z jednej strony BP i F.E., a z drugiej
strony pozwanym „zakotwiczającym jurysdykcję” (anchor defendant – ang., défendeur d’ancrage – fr., ankerbeklagter
– niem.), czyli członkiem zarządu BN mającym miejsce zamieszkania w Niemczech, nawet jeśli temu członkowi
zarządu również zarzuca się dokonanie naruszeń. W związku z tym TS uznał, że sąd odsyłający dąży w istocie do
ustalenia, czy w tych okolicznościach istnienie umowy dystrybucji wyłącznej stanowi okoliczność
wystarczającą dla stwierdzenia istnienia tego samego stanu faktycznego do celów stosowania art. 8 pkt 1
rozporządzenia Bruksela I bis.
Trybunał orzekł już, że w celu dokonania oceny istnienia ścisłej więzi między poszczególnymi roszczeniami
wysuniętymi przed sądem krajowym jest on zobowiązany do wzięcia w szczególności pod uwagę okoliczności,
zgodnie z którą spółkom mającym siedziby w różnych państwach członkowskich, każdej z osobna, zarzuca się takie
same czyny stanowiące naruszenie w odniesieniu do tych samych towarów (wyrok TS z 12.7.2012 r., C-616/10,
Solvay, 
). Rzecznik generalny uznał w pkt 48 i 60-65 opinii, że istnienie więzi między danymi roszczeniami
wynika przede wszystkim raczej z relacji istniejącej między wszystkimi popełnionymi naruszeniami niż z więzi
organizacyjnych czy kapitałowych między zainteresowanymi spółkami. Podobnie w celu ustalenia istnienia tego
samego stanu faktycznego szczególną uwagę należy zwrócić na charakter stosunków umownych istniejących między
klientem a dostawcą.



W niniejszej sprawie BN była związana z BP umową dystrybucji wyłącznej napoju energetycznego „Diamant Vogue”
na terenie RFN. W ocenie TS taki wyłączny stosunek umowny między tymi dwiema spółkami może sprawić, że
możliwość uznania zarzucanych im czynów stanowiących naruszenie za oparte na tym samym stanie faktycznym
będzie bardziej przewidywalna, co może uzasadniać jurysdykcję jednego sądu do orzekania w przedmiocie
roszczeń skierowanych przeciwko wszystkim podmiotom, które popełniły te czyny. Ponadto o ścisłej współpracy
między spółkami świadczy również prowadzenie dwóch witryn internetowych, których domeny należą tylko do
jednego ze współpozwanych, przy czym za pośrednictwem tych witryn, przy użyciu odsyłaczy między nimi,
prowadzona była sprzedaż towarów rozpatrywanych w postępowaniu głównym. Zdaniem TS taka okoliczność może
nie tylko wzmocnić hipotezę dotyczącą istnienia więzi między roszczeniami A w sprawie o naruszenie, lecz również
uwidocznić przewidywalność obowiązku udzielenia odpowiedzi na zarzuty dotyczące naruszeń mających to samo
źródło. W konsekwencji stwierdzenie przez sąd krajowy, że rozpatrywane przez niego roszczenia są skierowane
przeciwko różnym podmiotom, z których każdy przyczynił się do tego samego naruszenia prawa do unijnego znaku
towarowego w ramach sekwencji naruszeń, zdaniem TS, może uzasadniać uznanie, że przesłanka dotycząca
istnienia tego samego stanu faktycznego wydaje się spełniona, w odniesieniu do jego jurysdykcji do orzekania
w przedmiocie, skierowanych przeciwko różnym współpozwanym, roszczeń dotyczących tych samych działań,
stanowiących naruszenie odnoszące się do tego samego unijnego znaku towarowego, na podstawie art. 8 pkt 1
rozporządzenia Bruksela I bis.
Trybunał wskazał, że do sądu odsyłającego będzie należało dokonanie oceny identyczności istniejących
stanów prawnych i faktycznych, z uwzględnieniem wszystkich istotnych okoliczności zawisłej przed nim sprawy,
w odniesieniu do roszczeń skierowanych przeciwko różnym pozwanym. Do tego sądu należy zatem upewnienie się,
że roszczenia skierowane wyłącznie przeciwko jednemu ze współpozwanych, którego miejsce zamieszkania lub
siedziba uzasadnia jurysdykcję sądu, przed który wytoczono powództwo, nie mają na celu spełnienia w sposób
sztuczny przesłanek stosowania art. 8 pkt 1 rozporządzenia Bruksela I bis.
Reasumując, Trybunał orzekł, że art. 8 pkt 1 rozporządzenia Bruksela I bis należy interpretować w ten
sposób, że kilku pozwanych mających, każdy z nich, miejsce zamieszkania lub siedzibę w różnych
państwach członkowskich może zostać pozwanych przed sąd miejsca zamieszkania lub siedziby jednego
z nich, do którego to sądu zostały wniesione przez właściciela unijnego znaku towarowego, w ramach
powództwa o stwierdzenie naruszenia, roszczenia przeciwko wszystkim tym pozwanym, jeżeli zarzuca się im
przedmiotowo identyczne naruszenie praw do tego znaku towarowego popełnione przez każdego z nich,
w przypadku gdy pozwani ci są związani umową dystrybucji wyłącznej.

Komentarz
Niniejszy wyrok dotyczy szczególnego stanu faktycznego, w którym spółki mające siedziby w różnych państwach
członkowskich – pozwane przez właściciela znaku towarowego z państwa trzeciego – łączy umowa dystrybucji
wyłącznej. Tym samym TS uzupełnił dotychczasowe orzecznictwo dotyczące przesłanek stosowania jurysdykcji
szczególnej uregulowanej w art. 8 pkt 1 rozporządzenia Bruksela I bis, umożliwiającej łączne pozwanie kilku osób
zamieszkałych w różnych państwach członkowskich przed sąd miejsca zamieszkania tylko jednej z nich.
Z prezentowanego wyroku wynika, że w takiej sytuacji właściciel unijnego znaku towarowego, który uważa, iż
naruszono jego prawo do tego znaku, może wytoczyć powództwo przed jeden sąd, który będzie miał jurysdykcję
w zakresie wszystkich roszczeń odnoszących się do czynów popełnionych przez różnych pozwanych, dotyczących
tych samych towarów w kontekście umowy dystrybucji wyłącznej.
Należy jednak zaznaczyć, że sama kwalifikacja umowy jako dystrybucji wyłącznej nie jest jednolita w państwach
członkowskich UE, zatem w praktyce właściciel unijnego znaku towarowego może mieć trudności ze stwierdzeniem,
czy sprawców naruszenia tego znaku łączy umowa dystrybucji wyłącznej. Ponadto należy zaznaczyć, że istnienie
umowy o wyłącznej dystrybucji ma znaczenie przy ustalaniu, czy pozwani ponoszą wspólną odpowiedzialność za
naruszenie, ale nie za naruszenie jako takie.

Wyrok TS z 7.9.2023 r., C-832/21, Beverage City Polska, 








Wyrok TS z 7.9.2023 r., C-832/21, Beverage City Polska, uzupełnia dotychczasowe orzecznictwo odnośnie jurysdykcji w sprawach dotyczących naruszeń unijnych znaków towarowych. Decyzja ta pokazuje, że umowa dystrybucji wyłącznej może być kluczowym czynnikiem łączącym różnych pozwanych w kontekście naruszeń praw do znaku towarowego.