Sprawy o unieważnienie patentu należą do wyłącznej właściwości Urzędu Patentowego

W postępowaniu spornym dotyczącym unieważnienia patentu, Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że Urząd Patentowy nie może zawiesić postępowania z powołaniem się na kognicję sądu powszechnego. Sprawy o unieważnienie patentu toczą się w trybie postępowania spornego i należą do wyłącznej właściwości UP. W rezultacie NSA oddalił skargę kasacyjną UP, potwierdzając brak podstaw do zawieszenia postępowania.

Tematyka: unieważnienie patentu, postępowanie sporne, Naczelny Sąd Administracyjny, Urząd Patentowy, kognicja sądu, wyłączna właściwość, tryb postępowania, brak zawieszenia, skarga kasacyjna

W postępowaniu spornym wszczętym wnioskiem o unieważnienie patentu, z uwagi na zarzut jego uzyskania
przez osobę nieuprawnioną, nie ma podstaw do zawieszenia postępowania przez Urząd Patentowy
z powołaniem się na kognicję sądu powszechnego rozstrzygającego na zasadach ogólnych sprawy
o ustalenie prawa do patentu – stwierdził Naczelny Sąd Administracyjny.
Stan faktyczny
„A.” S.A. złożyła wniosek o unieważnienie patentu na wynalazek udzielonego na rzecz J.S., L.J., J.P., H.F., B.M. oraz
T.K. twierdząc, że sporny patent został udzielony na rzecz osób nieuprawnionych. UP uznał, że w sprawie występuje
zagadnienie wstępne wymagające rozstrzygnięcia w postępowaniu sądowym. Organ zawiesił więc postępowanie
i zobowiązał „A.” S.A. do wystąpienia do właściwego sądu powszechnego o rozstrzygnięcie sporu co w zakresie
prawa do patentu. „A.” S.A. we wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy twierdziła, że UP powinien na podstawie art.
100 § 3 KPA rozstrzygnąć to zagadnienie we własnym zakresie. Wskazała, że w postępowaniu toczącym się przed
Sądem Okręgowym w O. o zapłatę za korzystanie ze spornego patentu, uprawnieni złożyli wniosek o zmianę
uprawnionego do patentu poprzez dopisanie jako pierwszego uprawnionego „A.” S.A. o udziale 55%, przyznając
w ten sposób, że prawo to przysługuje w większym stopniu wnioskodawcy.
Zawieszenie postępowania przed UP
UP stwierdził, że co do zasady postępowanie administracyjne powinno toczyć się nieprzerwanie od momentu
wszczęcia do wydania orzeczenia kończącego postępowanie, co wynika także z ustanowionego w art. 12 KPA
obowiązku załatwiania spraw przez organy administracji publicznej bez zbędnej zwłoki. Do przerwania toku
postępowania administracyjnego może dojść jedynie ze względu na wystąpienie szczególnych okoliczności
o charakterze faktycznym lub prawnym. UP podkreślił jednak, że swoboda oceny organu, ustalającego istnienie
przesłanek zawieszenia postępowania administracyjnego, sprowadza się w istocie wyłącznie do ustalenia, czy dane
zagadnienie ma rzeczywiście charakter prejudykatu. Zagadnienie wstępne występuje w przypadku gdy merytoryczne
rozstrzygnięcie sprawy uzależnione jest od wcześniejszego rozstrzygnięcia zagadnienia materialnoprawnego, które
należy do kompetencji innego organu administracyjnego lub sądu i nie było wcześniej prawomocnie przesądzone.
W rezultacie UP utrzymał w mocy zaskarżone postanowienie stwierdzając, że ustalenie, komu przysługują prawa do
patentu podlega wyłącznej kognicji sądu powszechnego. Wbrew twierdzeniom wnioskodawcy organ nie mógł więc
przejąć kompetencji sądu powszechnego i samodzielnie oceniać nadesłanych przez strony sporu dowodów
potwierdzających przysługiwanie prawa do uzyskania patentu. Dopiero po prawidłowym określeniu przez sąd
powszechny kręgu podmiotów uprawnionych do patentu możliwe jest wydanie decyzji przez UP.
Orzeczenie WSA
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił oba postanowienia organu. W uzasadnieniu wyroku
wskazano, że podanie o udzielenie patentu na sporny wynalazek zostało zgłoszone w 2008 r., zatem co do zakresu
ustawowych warunków wymaganych do uzyskania patentu należało zastosować przepisy ustawy z 30.6.2000 r.
Prawo własności przemysłowej (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1170; dalej: PrWłPrzem), obowiązujące w dacie zgłoszenia.
Sąd wyjaśnił, że patent może być unieważniony w całości lub w części, na wniosek każdej osoby, która ma w tym
interes prawny, jeżeli wykaże ona, że nie zostały spełnione ustawowe warunki wymagane do uzyskania patentu.
Z art. 74 PrWłPrzem wynika, że w przypadku uzyskania na wynalazek patentu przez osobę nieuprawnioną,
uprawniony może żądać unieważnienia patentu. Sąd wyjaśnił, że sprawy o unieważnienie patentu toczą się w trybie
postępowania spornego i należą do wyłącznej właściwości UP na mocy art. 255 ust. 1 pkt 1 PrWłPrzem w zw. z art. 2
§ 3 KPC. Dlatego nie miał zastosowania w sprawie art. 284 pkt 2 PrWłPrzem i nie wystąpiło zagadnienie wstępne
w rozumieniu art. 97 § 1 pkt 4 KPA.
Stanowisko NSA
Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną UP potwierdzając, że nie było podstaw do zawieszenia
postępowania. Rozpoznawana sprawa została wszczęta wnioskiem o unieważnienie spornego patentu, przy czym
jako podstawę unieważnienia wnioskodawca wskazał art. 74 PrWłPrzem. Chodzi zatem o unieważnienie patentu
z przyczyn o charakterze podmiotowym. Takie postępowanie toczy się przed UP w trybie postępowania spornego na
podstawie art. 255 ust. 1 pkt 1 PrWłPrzem, który stanowi przepis szczególny w stosunku do reguły zawartej w art. 2 §
3 KPC. W postępowaniu sądowym nie są rozpoznawane sprawy cywilne, jeżeli przepisy szczególne przekazują je do
właściwości innych organów. Właśnie z taką sytuacją mamy do czynienia w przypadku postępowania spornego, które

dotyczy m.in. spraw o unieważnienie praw wyłącznych, w tym patentu na wynalazek. W konsekwencji NSA
stwierdził, że w postępowaniu spornym wszczętym wnioskiem o unieważnienie patentu na podstawie art. 74
PrWłPrzem, czyli z uwagi na zarzut uzyskania patentu przez osobę nieuprawnioną, nie występuje zagadnienie
wstępne w rozumieniu art. 97 § 1 pkt 4 KPA w rezultacie nie ma podstaw do zawieszenia postępowania przez
UP z powołaniem się na kognicję sądu powszechnego rozstrzygającego na zasadach ogólnych sprawy
o ustalenie prawa do patentu. Sprawy o unieważnienie patentu toczą się bowiem w trybie postępowania spornego
i należą do wyłącznej właściwości UP.
NSA zaznaczył, że orzeczenia sądów administracyjnych, na które w toku postępowania sądowoadministracyjnego
powoływał się organ dotyczyły postępowań o udzielenie ochrony, w tym również patentu, w których organ zawieszał
postępowanie z uwagi na zagadnienie wstępne polegające na ustaleniu przez sąd powszechny, kto jest
zgłaszającym wynalazek do rejestracji. Jest jednak inna sytuacja niż rozpoznawanej sprawie, w której chodzi
o unieważnienie udzielonego już patentu. W orzecznictwie sądów administracyjnych przyjmuje się bowiem, że jeżeli
w postępowaniu zgłoszeniowym o udzielenie ochrony dochodzi do sporu, komu przysługuje uprawnienie do
uzyskania patentu na wynalazek, UP powinien zawiesić postępowanie w celu poddania tego sporu pod
rozstrzygnięcie przez sąd powszechny (zob. wyrok NSA z 30.3.2017 r., II GSK 1412/15,
; wyrok NSA
z 18.5.2016 r., II GSK 904/15,
).
Wyrok NSA z 30.10.2023 r., II GSK 807/20,

Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że postępowanie sporne dotyczące unieważnienia patentu nie wymaga zawieszenia przez Urząd Patentowy. Sprawy o unieważnienie patentu toczą się w trybie postępowania spornego i są wyłączną właściwością UP.