Ochrona oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych

Publikacja omawia problem ochrony oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych na podstawie rozporządzenia Nr 110/2008. Przedstawia spór pomiędzy Scotch Whisky Association a producentem niemieckiej whisky "Glen Buchenbach" oraz interpretacje Trybunału dotyczące wykorzystywania, przywoływania oraz wprowadzania w błąd oznaczeń geograficznych. Analizuje także kryteria oceny podobieństwa fonetycznego, wizualnego i konceptualnego między nazwami produktów.

Tematyka: Scotch Whisky Association, oznaczenia geograficzne, napoje spirytusowe, rozporządzenie Nr 110/2008, Trybunał Sprawiedliwości, interpretacja prawa, podobieństwo oznaczeń, wprowadzanie w błąd

Trybunał orzekł, że art. 16 lit. c) rozporządzenia Nr 110/2008 należy interpretować w ten sposób, iż przy
ustalaniu, czy ma miejsce „nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd określenie” zakazane przez ten przepis,
nie należy uwzględniać kontekstu, w którym wykorzystywany jest sporny element.
Scotch Whisky Association (dalej jako: SWA) jest utworzoną zgodnie z prawem szkockim organizacją, której celem
jest w szczególności ochrona handlu szkocką whisky zarówno w Szkocji, jak i za granicą.
M. Klotz wprowadza do obrotu za pośrednictwem strony internetowej whisky o nazwie „Glen Buchenbach”, która jest
produkowana przez gorzelnię Waldhorn znajdującą się w Berglen (RFN). Etykieta umieszczona na butelkach tej
whisky zawiera, oprócz stylizowanej grafiki przedstawiającej róg myśliwski (Waldhorn w języku niemieckim),
następujące informacje: „Waldhornbrennerei” (gorzelnia Waldhorn), „Glen Buchenbach”, „Swabian Single Malt
Whisky” (szwabska whisky single malt), „500 ml”, „40% vol”, „Deutsches Erzeugnis” (wyrób niemiecki) i „Hergestellt in
den Berglen” (wyprodukowano w Berglen).
SWA wniosła do sądu okręgowego w Hamburgu powództwo o zaniechanie w szczególności sprzedaży tej whisky,
niebędącej scotch whisky, pod nazwą „Glen Buchenbach” ze względu na to, że stosowanie tego oznaczenia jest
sprzeczne w szczególności z art. 16 lit. a)–c), rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 110/2008
z 15.1.2008 r. w sprawie definicji, opisu, prezentacji, etykietowania i ochrony oznaczeń geograficznych napojów
spirytusowych, który chroni oznaczenia geograficzne zarejestrowane w załączniku III do tego rozporządzenia, wśród
których figuruje „Scotch Whisky”. Zdaniem SWA te przepisy przewidują, że oznaczenie geograficzne zarejestrowane
dla napoju alkoholowego jest chronione nie tylko przed stosowaniem takiego oznaczenia, lecz również przed
zamieszczaniem jakichkolwiek wzmianek sugerujących pochodzenie geograficzne tego oznaczenia. Tymczasem
nazwa „Glen”, z powodu jej bardzo rozpowszechnionego stosowania w Szkocji w miejsce słowa „valley”,
a w szczególności jako elementu znaku handlowego w nazwach szkockich whiskys, budzi w świadomości
docelowego kręgu odbiorców skojarzenie ze Szkocją i Scotch Whisky niezależnie od zamieszczenia na etykiecie
innych wzmianek, które wskazują na niemieckie pochodzenie rozpatrywanego wyrobu. M. Klotz wniósł o oddalenie
powództwa.
Poprzez pierwsze pytanie prejudycjalne sąd odsyłający zmierzał do ustalenia, czy art. 16 lit. a) rozporządzenia Nr
110/2008 należy interpretować w ten sposób, że, aby wykazać, iż ma miejsce „pośrednie wykorzystanie w celach
handlowych” zarejestrowanego oznaczenia geograficznego, sporny element powinien być wykorzystywany w formie,
która jest albo identyczna z tym oznaczeniem, albo podobna do niego pod względem fonetycznym lub wizualnym,
czy też wystarczy, aby element ten budził w świadomości docelowego kręgu odbiorców jakiekolwiek skojarzenie
z tym oznaczeniem lub związanym z nim obszarem geograficznym?
Zgodnie z orzecznictwem TS w celu wykładni unijnego przepisu prawa należy wziąć pod uwagę nie tylko jego treść,
lecz także kontekst, w jakim został umieszczony, oraz cele regulacji, której stanowi on część (wyroki: Piotrowski, C-
367/16, pkt 40; American Express, C-304/16, pkt 54).
Z art. 16 lit. a) rozporządzenia Nr 110/2008 wynika, że chroni on zarejestrowane oznaczenia geograficzne przed
„bezpośrednim lub pośrednim wykorzystaniem w celach handlowych w odniesieniu do wyrobów nieobjętych
rejestracją – w zakresie, w jakim są one porównywalne z napojem spirytusowym zarejestrowanym pod danym
oznaczeniem geograficznym lub w zakresie, w jakim takie stosowanie pozwala na czerpanie korzyści z renomy
zarejestrowanego oznaczenia geograficznego”. Rzecznik generalny zaznaczył, że użycie słowa „wykorzystanie”
w tym przepisie wymaga, aby w spornym znaku zostało użyte chronione oznaczenie geograficzne, w formie, w jakiej
zostało ono zarejestrowane, lub co najmniej w formie tak bliskiej temu oznaczeniu pod względem fonetycznym lub
wizualnym, że sporny znak jest z nim w sposób oczywisty nierozerwalnie związany (pkt 28 opinii). Z orzecznictwa TS
wynika, że używanie znaku towarowego zawierającego oznaczenie geograficzne lub wyrażenie jemu odpowiadające
i jego tłumaczenie w odniesieniu do napojów spirytusowych niespełniających wymogów przewidzianych dla tego
oznaczenia stanowi, co do zasady, bezpośrednie wykorzystanie tego oznaczenia geograficznego w celach
handlowych w rozumieniu art. 16 lit. a) rozporządzenia Nr 110/2008 (wyroki: Bureau national interprofessionnel du
Cognac, C-4/10 i C-27/10, pkt 55; Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne, C-393/16, pkt 34). Stąd sytuacje,
które mogą być objęte tym przepisem, muszą spełniać wymóg użycia w spornym znaku zarejestrowanego
oznaczenia geograficznego w sposób identyczny lub przynajmniej w wysokim stopniu podobny pod względem
fonetycznym lub wizualnym.
Niemniej zgodnie z art. 16 lit. a) rozporządzenia Nr 110/2008 należy rozróżnić sytuacje, w których wykorzystanie
przybiera charakter „bezpośredni” od tych, w których ma ono charakter „pośredni”. W przeciwieństwie do
wykorzystania „bezpośredniego”, które zakłada, iż chronione oznaczenie geograficzne będzie umieszczone

bezpośrednio na danym produkcie lub jego własnym opakowaniu, wykorzystanie „pośrednie” wymaga, aby to
oznaczenie znajdowało się w uzupełniających materiałach marketingowych lub informacyjnych, takich jak reklama
tego wyrobu lub dokumenty odnoszące się do niego.
Odnosząc się do kontekstu, w jaki wpisuje się art. 16 lit. a) rozporządzenia Nr 110/2008, TS stwierdził, że zakres
stosowania tego przepisu musi różnić się od zakresu stosowania art. 16 lit. b)–d). Przepis lit. a) tego artykułu należy
w szczególności odróżnić od lit. b), który stanowi o „niewłaściwym wykorzystaniu, imitacji lub przywołaniu”, czyli
sytuacjach, w których w spornym znaku nie używa się oznaczenia geograficznego jako takiego, lecz sugeruje się je
w taki sposób, że konsument dochodzi do przekonania, iż istnieje wystarczająco bliski związek między tym znakiem
a zarejestrowanym oznaczeniem geograficznym. W ocenie TS art. 16 lit. b) rozporządzenia Nr 110/2008 straciłby
swoją skuteczność, gdyby lit. a) tego artykułu była interpretowana w sposób rozszerzający w tym znaczeniu, że
znajdowałaby zastosowanie za każdym razem, gdy sporny znak budziłby w świadomości docelowego kręgu
odbiorców jakiekolwiek skojarzenie myślowe z zarejestrowanym oznaczeniem geograficznym lub związanym z nim
obszarem geograficznym.
Trybunał stwierdził, że ochrona przyznana oznaczeniom geograficznym przez art. 16 rozporządzenia Nr 110/2008
musi podlegać interpretacji uwzględniającej cel, jakiemu służy rejestracja tych oznaczeń, a mianowicie to, że mają
one wskazywać na pochodzenie napojów spirytusowych z określonego terytorium, jeżeli to głównie danemu
pochodzeniu geograficznemu można przypisać określoną jakość, renomę czy inne cechy tych napojów (wyrok
Viiniverla, pkt 23).
Przepisy rozporządzenia Nr 110/2008 mają na celu zapobieżenie nadużywaniu chronionych oznaczeń
geograficznych nie tylko w interesie kupujących, ale również w interesie producentów, którzy podjęli wysiłki, aby
zagwarantować oczekiwaną jakość wyrobom opatrzonym zgodnie z prawem takimi oznaczeniami (wyrok
EUIPO/Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto, C-56/16 P). W tych ramach art. 16 lit. a) tego rozporządzenia
zakazuje konkretnie wykorzystywania przez podmioty gospodarcze w celach handlowych zarejestrowanego
oznaczenia geograficznego w odniesieniu do wyrobów, które nie są objęte rejestracją, w szczególności w celu
czerpania nienależnych korzyści z tego oznaczenia geograficznego.
Trybunał orzekł, że art. 16 lit. a) rozporządzenia Nr 110/2008 należy interpretować w ten sposób, iż, aby ustalić, czy
ma miejsce „pośrednie wykorzystanie w celach handlowych” zarejestrowanego oznaczenia geograficznego,
wymagane jest, aby sporny element był wykorzystywany w formie, która jest albo identyczna z tym oznaczeniem,
albo podobna pod względem fonetycznym lub wizualnym. Dlatego też nie wystarczy, że ten element może budzić
w świadomości docelowego kręgu odbiorców jakiekolwiek skojarzenie z danym oznaczeniem lub obszarem
geograficznym z nim związanym.
Poprzez drugie pytanie prejudycjalne sąd odsyłający zmierzał do ustalenia, czy art. 16 lit. b) rozporządzenia Nr
110/2008 należy interpretować w ten sposób, że dla ustalenia, iż ma miejsce „przywołanie” zarejestrowanego
oznaczenia geograficznego, wymagane jest, aby sporny element był podobny pod względem fonetycznym lub
wizualnym do tego oznaczenia, czy też wystarczy, aby element ten budził w świadomości docelowego kręgu
odbiorców jakiekolwiek skojarzenie z danym oznaczeniem lub związanym z nim obszarem geograficznym?
Przepis art. 16 lit. b) rozporządzenia Nr 110/2008 chroni oznaczenia geograficzne przed „przywołaniem”, „nawet jeśli
wskazane jest prawdziwe pochodzenie wyrobu lub jeśli oznaczenie geograficzne zostało przetłumaczone, lub jeśli
towarzyszy mu określenie takie jak »podobny«, »typu«, »w stylu«, »wyprodukowany«, »o smaku«, czy inne podobne
określenie”. Zgodnie z orzecznictwem TS pojęcie „przywołanie” dotyczy sytuacji, w której określenie zastosowane do
oznaczenia wyrobu zawiera część chronionego oznaczenia geograficznego, tak iż gdy konsument zetknie się
z nazwą danego wyrobu, w jego umyśle powstanie wyobrażenie towaru posiadającego to oznaczenie (wyrok
Viiniverla, pkt 21).
Tym samym, aby móc stwierdzić zaistnienie „przywołania” w rozumieniu art. 16 lit. b) rozporządzenia Nr 110/2008,
TS uznał, że sąd krajowy powinien zweryfikować, oprócz faktu zawarcia części chronionego oznaczenia
geograficznego w wyrażeniu zastosowanym do oznaczenia danego wyrobu, okoliczność, czy, gdy konsument zetknie
się z nazwą tego wyrobu, to w jego umyśle powstanie wyobrażenie towaru posiadającego to oznaczenie. Sąd
krajowy musi zasadniczo oprzeć się na przypuszczalnej reakcji konsumenta na wyrażenie zastosowane do
oznaczenia rozpatrywanego wyrobu, przy czym istotę stanowi tu okoliczność, czy konsument dostrzeże powiązanie
między tym wyrażeniem a chronionym oznaczeniem geograficznym (wyrok Viiniverla, pkt 22). Rzecznik generalny
podkreślił, że zawarcie części chronionego oznaczenia geograficznego w spornym znaku nie jest koniecznym
warunkiem zastosowania art. 16 lit. b) rozporządzenia Nr 110/2008 (pkt 55 opinii).
Trybunał wskazał, że w ramach tej oceny sąd krajowy musi odnieść się do sposobu postrzegania przeciętnego
europejskiego konsumenta, właściwie poinformowanego oraz dostatecznie uważnego i rozsądnego (wyrok Viiniverla,
pkt 25, 28). Ponadto TS podkreślił, że stwierdzenie fonetycznego i wizualnego podobieństwa spornej nazwy
z chronionym oznaczeniem geograficznym nie jest warunkiem koniecznym dla ustalenia, czy ma miejsce
„przywołanie” w rozumieniu art. 16 lit. b) rozporządzenia Nr 110/2008. Stanowi on tylko jedno z kryteriów, które

powinien wziąć pod uwagę sąd krajowy. Wynika z tego, że nie jest wykluczone, iż „przywołanie” może mieć miejsce
nawet przy braku takiego podobieństwa. Obok kryteriów dotyczących zawarcia w spornej nazwie części chronionego
oznaczenia geograficznego oraz fonetycznego i wizualnego podobieństwa tej nazwy z tym oznaczeniem Trybunał
wskazał również, że w razie potrzeby należy brać pod uwagę kryterium „bliskości konceptualnej” między wyrażeniami
w dwóch różnych językach, ponieważ taka bliskość, podobnie jak inne ww. kryteria, może wywołać w umyśle
konsumenta – gdy zetknie się on z porównywalnym wyrobem oznaczonym sporną nazwą – wyobrażenie wyrobu,
którego oznaczenie geograficzne jest chronione (wyrok Viiniverla, pkt 35).
Zdaniem TS w postępowaniu głównym do sądu odsyłającego należeć będzie zweryfikowanie, czy w umyśle
przeciętnego europejskiego konsumenta, właściwie poinformowanego oraz dostatecznie uważnego i rozsądnego,
kiedy zetknie się on z porównywalnym wyrobem noszącym sporną nazwę, w niniejszym przypadku „Glen”, powstanie
bezpośrednio wyobrażenie chronionego oznaczenia geograficznego, tj. „Scotch Whisky”, biorąc pod uwagę – przy
braku fonetycznego lub wizualnego podobieństwa tej nazwy z chronionym oznaczeniem geograficznym i zawarcia
części tego oznaczenia w owej nazwie – bliskość konceptualną między tym oznaczeniem i tą nazwą.
Natomiast kryterium wskazane przez sąd odsyłający w celu stwierdzenia „przywołania” w rozumieniu art. 16 lit. b)
rozporządzenia Nr 110/2008, a mianowicie to, że sporny element danego znaku ma budzić w świadomości
docelowego kręgu odbiorców jakiekolwiek skojarzenie z chronionym oznaczeniem geograficznym lub związanym
z nim obszarem geograficznym, nie może być przyjęte, gdyż za jego pomocą nie można wykazać wystarczająco
bezpośredniego i jednoznacznego związku między tym elementem a tym oznaczeniem.
Trybunał orzekł, że art. 16 lit. b) rozporządzenia Nr 110/2008 należy interpretować w ten sposób, iż, aby ustalić, czy
ma miejsce „przywołanie” zarejestrowanego oznaczenia geograficznego, sąd odsyłający powinien zbadać, czy
w umyśle przeciętnego europejskiego konsumenta, właściwie poinformowanego oraz dostatecznie uważnego
i rozsądnego, w reakcji na sporną nazwę powstanie bezpośrednio wyobrażenie towaru posiadającego chronione
oznaczenie geograficzne. W ramach tej oceny ten sąd, przy braku, po pierwsze, fonetycznego lub wizualnego
podobieństwa spornej nazwy z chronionym oznaczeniem geograficznym, i, po drugie, zawarcia części tego
oznaczenia w tej nazwie, powinien uwzględnić w danym przypadku podobieństwo konceptualne między tą nazwą
a tym oznaczeniem.
Trybunał stwierdził, że z treści art. 16 lit. b) rozporządzenia Nr 110/2008 wynika, iż „przywołanie” może mieć miejsce
nawet wówczas, jeżeli wskazane jest prawdziwe pochodzenie wyrobu. M. Klotz utrzymywał, iż nazwa „Glen
Buchenbach” jest grą słów złożoną z nazwy miejsca pochodzenia napoju będącego przedmiotem sporu, tj. Berglen,
oraz z nazwy lokalnej rzeki, a mianowicie Buchenbach. Jednak z orzecznictwa TS wynika, że w świetle art. 16 lit. b)
rozporządzenia Nr 110/2008 nie jest istotne, iż sporna nazwa odpowiada nazwie przedsiębiorstwa lub miejscu,
w którym wyrób jest produkowany (wyrok Viiniverla, pkt 42–45). Poza tym okoliczność, iż sporna nazwa odwołuje się
do miejsca produkcji znanego dla konsumentów z państwa członkowskiego, w którym ten wyrób jest produkowany,
nie jest istotnym czynnikiem w ramach oceny pojęcia „przywołania” w rozumieniu art. 16 lit. b) rozporządzenia Nr
110/2008, zważywszy, że ten przepis chroni zarejestrowane oznaczenia geograficzne przed wszelkimi przypadkami
przywołania na całym terytorium UE oraz że z uwagi na konieczność zapewnienia skutecznej i jednolitej ochrony tych
oznaczeń odnosi się on do wszystkich konsumentów w Unii (wyrok Viiniverla, pkt 27).
Wobec powyższego TS orzekł, że art. 16 lit. b) rozporządzenia Nr 110/2008 należy interpretować w ten sposób, iż do
tego, aby stwierdzić, że ma miejsce „przywołanie” zarejestrowanego oznaczenia geograficznego, nie jest wymagane
uwzględnienie kontekstu, w który wpisuje się sporny element, a w szczególności faktu, że towarzyszy mu wyjaśnienie
dotyczące prawdziwego pochodzenia danego wyrobu.
Poprzez trzecie pytanie prejudycjalne sąd odsyłający zwracał się o rozstrzygnięcie, czy art. 16 lit. c) rozporządzenia
Nr 110/2008 należy interpretować w ten sposób, że, w celu ustalenia, iż stosowane jest „nieprawdziwe lub
wprowadzające w błąd określenie” zakazane przez ten przepis, należy uwzględnić kontekst, w jakim wykorzystywany
jest sporny element, w szczególności, jeżeli towarzyszy mu oznaczenie dotyczące prawdziwego pochodzenia danego
wyrobu?
Zgodnie z art. 16 lit. c) rozporządzenia Nr 110/2008 zarejestrowane oznaczenie geograficzne jest chronione przed
„nieprawdziwym lub wprowadzającym w błąd określeniem miejsca pochodzenia lub wytwarzania, właściwości lub
podstawowych cech produktu w opisie, prezentacji lub etykietowaniu wyrobu, które mogłoby stworzyć fałszywe
wrażenie co do jego pochodzenia”. Rzecznik generalny zaznaczył, że wyrażenie „nieprawdziwe lub wprowadzające
w błąd określenie […] w opisie, prezentacji lub etykietowaniu wyrobu” stanowi wyliczenie różnych nośników, na
których może się znajdować określenie przypuszczalnie nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd (pkt 92 opinii). Nie
można na tej podstawie wyciągać wniosku, że to określenie należy badać w związku z innymi informacjami, które
ewentualnie występują w opisie, prezentacji lub etykietowaniu danego wyrobu.
Trybunał wskazał, że art. 16 rozporządzenia Nr 110/2008 zawiera stopniowane wyliczenie zakazanych działań, na
podstawie którego lit. c) tego artykułu należy odróżniać od poprzedzających ją lit. a) i b). O ile lit. a) tego artykułu
ogranicza się do czynów polegających na wykorzystaniu chronionego oznaczenia geograficznego, zaś lit. b) do

czynów polegających na niewłaściwym wykorzystaniu, imitacji lub przywołaniu, o tyle lit. c) poszerza zakres ochrony,
włączając do niego każde inne „określenie”, tzn. udzielane konsumentom informacje znajdujące się w opisie,
prezentacji lub etykietowaniu danego produktu, które wprawdzie nie odwołują się do chronionego oznaczenia
geograficznego, są jednak kwalifikowane jako „nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd” w świetle związków między
wyrobem i tym chronionym oznaczeniem. Trybunał uściślił, że wyrażenie „inne podobne określenie” użyte w art. 16
lit. c) rozporządzenia Nr 110/2008 obejmuje informacje, które mogą figurować w jakiejkolwiek formie w opisie,
prezentacji lub etykietowaniu, w szczególności formie tekstu, obrazu lub pojemnika, które mogą informować
o miejscu pochodzenia lub wytwarzania, właściwościach lub podstawowych cechach tego wyrobu. Ponadto do tego,
aby uznać, że nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd określenie „mogłoby stworzyć fałszywe wrażenie co do […]
pochodzenia” w rozumieniu tego przepisu, wystarczy, aby było ono zawarte w jednym z trzech nośników
wymienionych w tym przepisie, a mianowicie „w opisie, prezentacji lub etykietowaniu” danego wyrobu. Z powyższych
rozważań zdaniem TS wynika, że art. 16 lit. c) rozporządzenia Nr 110/2008 przewiduje szeroką ochronę
zarejestrowanych oznaczeń geograficznych. Gdyby nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd określenie było
dopuszczalne ze względu na dodatkowe informacje towarzyszące temu określeniu, dotyczące w szczególności
rzeczywistego pochodzenia danego produktu, ten przepis utraciłby swoją skuteczność.
Trybunał orzekł, że art. 16 lit. c) rozporządzenia Nr 110/2008 należy interpretować w ten sposób, iż przy
ustalaniu, czy ma miejsce „nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd określenie” zakazane przez ten przepis,
nie należy uwzględniać kontekstu, w którym wykorzystywany jest sporny element.
Autorka jest doktorem nauk prawnych, ekspertem ds. prawa gospodarczego, WPiA UKSW w Warszawie
Wyrok TS z 31.5.2018 r., Scotch Whisky Association, C-44/17

Trybunał orzekł, że oznaczenia geograficzne muszą być chronione zgodnie z celem rejestracji, wskazującym na pochodzenie i jakość produktów. Interpretacje art. 16 lit. a-c) rozporządzenia Nr 110/2008 stanowią kluczowe wytyczne dotyczące stosowania i ochrony oznaczeń geograficznych w Unii Europejskiej.