Ważny powód nieużywania znaku towarowego

Zmiany po stronie podmiotu uprawnionego do znaku towarowego nie stanowią ważnych powodów jego nieużywania w obrocie. Naczelny Sąd Administracyjny rozstrzygnął sprawę dotyczącą wygaśnięcia prawa ochronnego na sporny znak towarowy MADARA. Uprawniona spółka twierdziła, że istniały ważne powody nieużywania znaku, jednak organy administracyjne podjęły decyzję o wygaśnięciu prawa ochronnego. Sądy administracyjne uznały, że przedstawione argumenty nie stanowią wystarczającego uzasadnienia. Naczelny Sąd Administracyjny podkreślił, że ważnymi powodami nieużywania znaku towarowego są zdarzenia niezależne od woli uprawnionego, noszące cechy siły wyższej.

Tematyka: znak towarowy, wygaśnięcie prawa ochronnego, Naczelny Sąd Administracyjny, nieużywanie znaku towarowego, ważne powody nieużywania, sporny znak towarowy

Zmiany po stronie podmiotu uprawnionego do znaku towarowego nie stanowią ważnych powodów jego
nieużywania w obrocie w rozumieniu art. 169 ust. 1 pkt 1 ustawy z 30.6.2000 r. - Prawo własności
przemysłowej (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 286 ze zm.; dalej jako: PrWłPrzem). Instytucja wygaśnięcia dotyczy
bowiem prawa ochronnego, nie zaś osoby uprawnionego – stwierdził Naczelny Sąd Administracyjny.
Stan faktyczny
W 1997 r. zarejestrowano znak towarowy MADARA do oznaczania napojów alkoholowych na rzecz „V.P.” sp. z o.o.
Prawo to później było przenoszone na kolejne podmioty. W 2009 r. bułgarska spółka V. wniosła o stwierdzenie
wygaśnięcia prawa ochronnego na ten znak towarowy wyjaśniając, że Urząd Patentowy RP odmówił udzielenia
ochrony na należący do niej znak towarowy MADARA zarejestrowany w trybie międzynarodowym, zaś sporny znak
towarowy nigdy nie był w Polsce używany w odniesieniu do towarów wskazanych w wykazie. Uprawniona – „S.”
Spółka z o.o. twierdziła natomiast, że istniały ważne powody nieużywania spornego znaku m.in. upadłość
uprawnionego czy opóźnienie wpisania do prowadzonego przez Urząd Patentowy rejestru licencjobiorcy, który nie
mógł w pełni korzystać ze swojego prawa.
Urząd Patentowy ustalił, że nie podjęto używania spornego znaku towarowego w okresie 5 lat od dnia rejestracji
i stwierdził wygaśnięcie prawa ochronnego. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił tę decyzję
uznając, że organ nie odniósł się do argumentów dotyczących istnienia ważnych powodów nieużywania spornego
znaku. Urząd Patentowy ponownie stwierdził wygaśnięcie prawa ochronnego na sporny znak towarowy wskazując,
że do ważnych powodów nieużywania znaku towarowego nie można zaliczyć braku wpisu w rejestrze zmiany
uprawnionego czy też licencji. Ważność przeniesienia prawa, jak też udzielenia licencji nie jest uzależniona od
uzyskania wpisu w rejestrze znaków towarowych. W ocenie organu, do ważnych powodów nieużywania spornego
znaku nie można zaliczyć utraty płynności finansowej uprawnionego czy upadłości, bowiem nie wykazano, aby do tej
upadłości doszło w wyniku zdarzeń zewnętrznych i niezawinionych przez ten podmiot.
Z uzasadnień WSA i NSA
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę uprawnionego. W uzasadnieniu wyroku wskazano,
że do ważnych powodów nieużywania znaku towarowego zalicza się przeszkody natury faktycznej lub prawnej,
którym nie można przypisać niedbałości czy niezaradności uprawnionego. Należy więc za nie uznać zdarzenia
o cechach siły wyższej, a nie zdarzenia faktyczne, np. trudności handlowe, gospodarcze, wewnątrzorganizacyjne,
czy zaniedbania w prowadzeniu działalności gospodarczej uprawnionego. W ocenie Sądu I instancji, Urząd
Patentowy prawidłowo uznał, że przedstawione przez uprawnionego okoliczności nie stanowią ważnego powodu
uzasadniającego niewykonywanie obowiązku używania spornego znaku towarowego.
Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną podkreślając, że to na uprawnionym do spornego
znaku spoczywa ciężar dowodu jego rzeczywistego używania lub istnienia ważnych przyczyn jego
nieużywania, a także ewentualnego rozpoczęcia używania przed złożeniem wniosku o stwierdzenie
wygaśnięcia prawa ochronnego na znak towarowy (zob. wyrok NSA z 4.7.2019 r., II GSK 2477/17,
).
Wynika to wprost z art. 169 ust. 6 PrWłPrzem a także z samego ukształtowania postępowania spornego, które ma
charakter kontradyktoryjny. Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że ważnymi powodami nieużywania znaku
towarowego w rozumieniu art. 169 ust. 1 pkt 1 PrWłPrzem są zdarzenia niezależne od woli uprawnionego do znaku,
a także zdarzenia wyjątkowe i nagłe, noszące cechy siły wyższej, a więc takie, których nie da się przewidzieć ani im
zapobiec (zob. wyrok NSA z 29.11.2016 r., II GSK 919/15,
). W ocenie Naczelnego Sądu
Administracyjnego, nie można uznać za ważny powód nieużywania znaku towarowego zmian podmiotu
uprawnionego do spornego znaku, powodowałoby to bowiem niemożność uznania za wygasłe prawa
ochronnego na znak towarowy, którego właściciele często się zmieniają. Nabywca prawa ochronnego na
znak towarowy musi liczyć się z możliwością jego utraty, nawet tuż po dokonaniu cesji, jeżeli zbywca nie
używał znaku przez okres dający podstawę dla wygaśnięcia prawa z tej przyczyny (zob. wyrok NSA
z 15.6.2005 r., II GSK 84/05,
). Również opieszałość Urzędu Patentowego w dokonaniu wpisu do rejestru jako
uprawnionego do spornego znaku nie stanowiła ważnego powodu nieużywania znaku, ponieważ już samo nabycie
znaku towarowego uprawnia do jego używania, a wpis w rejestrze ma charakter fakultatywny i deklaratoryjny.
Wyrok NSA z 4.3.2020 r., II GSK 3616/17

Naczelny Sąd Administracyjny ostatecznie oddalił skargę kasacyjną, potwierdzając decyzję o wygaśnięciu prawa ochronnego na sporny znak towarowy MADARA. Przypomniał, że ciężar dowodu rzeczywistego używania znaku spoczywa na uprawnionym. Zaznaczył także, że zmiany podmiotu uprawnionego do znaku nie stanowią ważnego powodu nieużywania. Decyzja ta wynika bezpośrednio z ukształtowania postępowania spornego, które ma charakter kontradyktoryjny.