Ochrona renomowanych znaków towarowych

Tematyka: ochrona renomowanych znaków towarowych, Naczelny Sąd Administracyjny, Urząd Patentowy, renoma znaku towarowego, skarga administracyjna, znak towarowy Ibuvit C

Ciężar dowodu w zakresie wykazania jednej z trzech form ingerencji w prawo ochronne na renomowany znak
towarowy, czyli prawdopodobieństwa czerpania nienależnych korzyści lub wyrządzenia szkody dla
odróżniającego charakteru bądź renomy znaku wcześniejszego, spoczywa na uprawnionym z rejestracji
wcześniejszego renomowanego znaku towarowego – stwierdził Naczelny Sąd Administracyjny.
Postępowanie przed Urzędem Patentowym
W 2016 r. „H.” sp. z o.o. sp.k. wniosła o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy „Ibuvit C” udzielonego
na rzecz „S.” AG, który został przeznaczony do oznaczania towarów w klasie 5, m.in.: preparaty farmaceutyczne,
suplementy diety do stosowania przez ludzi w leczeniu, profilaktyce lub wspomagania leczenia wskazanych chorób.
Wnioskodawczyni powołała się na należące do niej wcześniejsze prawa ochronne do znaków towarowych: „ibum”,
„IBUM POKONAJ BÓL SZYBKO”, „Ibum forte - najsilniejszy Ibum na rynku” i „JUVIT”, również przeznaczonych do
oznaczania towarów ujętych w klasie 5. W ocenie „H.” sp. z o.o. sp.k. sporny znak towarowy powstał poprzez
połączenie ze sobą elementów słownych „ibu„oraz „vit” z należących do niej wcześniejszych znaków towarowych.
Jednocześnie stwierdzono, że z uwagi na silnie odróżniający charakter, rozpoznawalność i renomę znaków
towarowych z elementem „IBUM”, stosowanie podobnego do nich znaku „Ibuvit C” może przynieść uprawnionemu
nienależną korzyść bez konieczności ponoszenia nakładów na wypracowanie renomy spornego znaku.
Urząd Patentowy oddalił wniosek uznając, że dzięki odmiennym elementom porównywanych znaków są one na tyle
zróżnicowane aby dostatecznie eliminować podobieństwo. Obecność w obrocie przeciwstawionych znaków
towarowych, przy uwzględnieniu warunków rynku farmaceutycznego oraz uczestników tego rynku, nie kreuje ryzyka
wprowadzenia przeciętnego odbiorcy w błąd. Podkreślono, że produkty farmaceutyczne są towarem szczególnym,
wymuszającym uwagę odbiorcy przy ich zakupie.
W ocenie organu przedłożone przez wnioskodawcę materiały wskazujące na dużą rozpoznawalność marki IBUM
oraz wydatki w kwocie 148 mln zł poniesione na przestrzeni kilku lat na reklamę telewizyjną, radiową oraz prasową
potwierdzają renomowany charakter znaku. Organ uznał jednak, że „H.” sp. z o.o. sp.k. nie wykazała, iż rejestracja
spornego znaku towarowego przynosi „S.” AG nienależną korzyść lub szkodzi renomie znaków „IBUM” prowadząc do
spadku sprzedaży towarów nimi oznaczonych.
Orzeczenie WSA
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę „H.” sp. z o.o. sp.k. Stwierdzono, że elementami
dominującym porównywanych znaków towarowych nie są ich cechy wspólne, a brak podobieństwa, pomimo
identyczności towarów nimi oznaczanymi, wyklucza możliwość zaistnienia ryzyka wprowadzenia odbiorców w błąd,
co do pochodzenia tych towarów. Jak podkreślono, odbiorcami towarów oznaczanych porównywanymi znakami
towarowymi są zarówno pracownicy sektora medycznego jak i pacjenci, a więc konsumenci należycie i dobrze
poinformowani, uważni i ostrożni.
Skarżąca zarzucała, że organ zarejestrował znak „Ibuvit C” naruszając art. 132 ust. 2 pkt 3 ustawy z 30.6.2000 r. -
Prawo własności przemysłowej (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1410, dalej: PrWłPrzem13) odpowiednik obecnie
obowiązującego art. 1321 ust. 1 pkt 4 PrWłPrzem). Zgodnie z tym przepisem nie udziela się prawa ochronnego na
znak towarowy identyczny lub podobny do renomowanego znaku towarowego zarejestrowanego lub zgłoszonego
z wcześniejszym pierwszeństwem do rejestracji na rzecz innej osoby dla jakichkolwiek towarów, jeżeli mogłoby to
przynieść zgłaszającemu nienależną korzyść lub być szkodliwe dla odróżniającego charakteru bądź renomy znaku
wcześniejszego. Zdaniem skarżącej wystarczy istnienie potencjalnej możliwości uzyskania przez zgłaszającego
nienależnej korzyści lub prawdopodobieństwo szkodliwości dla odróżniającego charakteru bądź renomy znaku
wcześniejszego, a nie rzeczywiste zaistnienie zdarzenia. Sąd stwierdził jednak, że choć materiały przedstawione
przez skarżącą świadczą o istnieniu renomy na terytorium Polski znaku towarowego „IBUM” wśród odbiorców
produktów farmaceutycznych, to „H.” sp. z o.o. sp.k. nie wykazał w żaden sposób okoliczności, które
uprawdopodobniałyby czerpanie przez „S.” AG nienależnej korzyści, czy wyrządzenie szkody skarżącej.
Stanowisko NSA
Naczelny Sąd Administracyjny utrzymał w mocy orzeczenie Sądu I instancji podzielając ocenę, że porównywane
znaki towarowe są niepodobne i nie ma niebezpieczeństwa wprowadzenia odbiorców w błąd. W uzasadnieniu
wyroku wyjaśniono, że dla zastosowania art. 132 ust. 2 pkt 3 PrWłPrzem13 nie jest wystarczające, jak twierdzi
skarżąca, że „S.” AG musiała zetknąć się z produktami oznaczonymi renomowanymi znakami „IBUM” przed
zgłoszeniem spornego znaku towarowego do ochrony. Z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości wynika, że

uprawniony z rejestracji wcześniejszego renomowanego znaku towarowego powinien przedstawić
okoliczności, które pozwoliłyby na uprawdopodobnienie przyszłego, niemającego charakteru
hipotetycznego, prawdopodobieństwa czerpania nienależnej korzyści, czy wyrządzenia szkody. Wymaga to
wykazania zmiany rynkowego zachowania przeciętnego konsumenta towarów lub usług, dla których
wcześniejszy znak towarowy jest zarejestrowany, będącej konsekwencją używania późniejszego znaku
towarowego lub dużego prawdopodobieństwa, że taka zmiana nastąpi w przyszłości (zob. wyrok TS
z 27.11.2008 r., C-252/07,
). Zatem uprawniony z rejestracji wcześniej zarejestrowanego znaku powinien
zatem wykazać, że używanie późniejszego znaku rzeczywiście ingeruje we wcześniejszy renomowany znak
towarowy lub że jest prawdopodobne wystąpienie takiej ingerencji w przyszłości. W konsekwencji, nie wystarczy
samo przypuszczenie, że używanie późniejszego znaku towarowego może spowodować czerpanie nienależnych
korzyści z charakteru odróżniającego lub renomy wcześniejszego znaku towarowego.
Wyrok NSA z 27.9.2022 r., II GSK 401/19,

Naczelny Sąd Administracyjny utrzymał w mocy orzeczenie Sądu I instancji, stwierdzając że porównywane znaki towarowe są niepodobne i nie ma ryzyka wprowadzenia odbiorców w błąd. Podkreślono, że istnienie renomy znaku "IBUM" nie wystarcza do udowodnienia czerpania nienależnej korzyści lub szkody renomy przez inny podobny znak towarowy.