Ulga IP Box obejmuje zapłatę za know-how związane z patentem

Zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego, ulga IP Box obejmuje również zapłatę za know-how związaną z patentami. W artykule omawiane jest stanowisko organu podatkowego oraz interpretacja dotycząca dochodu z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej. Umowa licencyjna 'O.' S.A. jest kluczowym elementem, determinującym opodatkowanie zgodnie z ulgą IP Box.

Tematyka: Ulga IP Box, know-how, patent, umowa licencyjna, Naczelny Sąd Administracyjny, podatek dochodowy, prawo własności intelektualnej, interpretacja podatkowa

Do dochodu z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, o którym stanowi art. 24d ust. 7 pkt 1 ustawy
z 15.2.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2587; dalej: PDOPrU),
należy zaliczyć także należności wynikające z umowy licencyjnej w części obejmującej zapłatę za know-how,
jako ściśle związane z patentami – wynika z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego.
Wniosek o interpretację podatkową
„O.” S.A. złożyła wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej wskazując, że w ramach prowadzonej działalności
gospodarczej zajmuje się pracami rozwojowymi w dziedzinie biotechnologii nakierowanymi na tworzenie i rozwój
produktów leczniczych. W wyniku jednego z projektów rozwojowych opracowano nowatorski związek chemiczny,
który w przyszłości może doprowadzić do przełomu w terapii chorób zapalnych i zwłóknieniowych. „O.” S.A. posiada
szereg patentów, chroniących wypracowane w ramach tego projektu rozwiązania, podlegających ochronie prawnej
na podstawie polskich przepisów i ratyfikowanych umów międzynarodowych. W 2020 r. efekt prac został
skomercjalizowany poprzez udzielenie licencji wyłącznej na rzecz niepowiązanej spółki zajmującej się badaniami
farmaceutycznymi. Umowa licencyjna dotyczy praw własności intelektualnej, które obejmują część patentów
posiadanych przez „O.” S.A. oraz nierozerwalnie związany z nimi know-how ułatwiający i zwiększający efektywność
korzystania z patentów.
W związku z tym „O.” S.A. zadała pytanie: Czy będzie uprawniona do zastosowania 5% stawki, na podstawie
art. 24d PDOPrU, w stosunku do dochodów uzyskiwanych na podstawie umowy licencyjnej?
Stanowisko organu
Organ wskazał, że zgodnie z art. 24d ust. 1 PDOPrU, podatek od osiągniętego przez podatnika kwalifikowanego
dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej wynosi 5% podstawy opodatkowania. Jednak prawa te
zostały określone w zamkniętym katalogu i choć jednym z nich jest patent, to ustawodawca nie wymienia know-how.
W konsekwencji organ uznał, że należności licencyjne w części przypadającej na know-how nie będą stanowiły
dochodu z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej.
Relacja między patentem a know-how
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił zaskarżoną interpretację indywidualną. W uzasadnieniu
wyjaśniono, że know-how to wiedza i doświadczenie o charakterze technicznym, handlowym, administracyjnym,
finansowym albo innego rodzaju, które nadają się do stosowania w pracy danego przedsiębiorstwa lub do
wykonywania danego zawodu. Know-how należy odróżnić od patentu, rozumianego jako prawo do wyłącznego
korzystania z wynalazku przez określony czas, w sposób zarobkowy, na terytorium danego państwa lub państw,
przyznane przez kompetentny organ państwowy, regionalny lub międzynarodowy. Know-how jest bowiem
instrumentem zabezpieczającym wiedzę praktyczną integrującą i towarzyszącą patentowi.
W ocenie Sądu, fakt istnienia nierozerwalnego związku pomiędzy patentem a know-how determinuje kwalifikację
należności licencyjnych. Literalna wykładnia art. 24d ust. 7 pkt 1 PDOPrU prowadzi bowiem do wniosku, że odnosi
się on ogólnie do opłat określonych w umowie licencyjnej dotyczącej kwalifikowanego prawa własności intelektualnej.
Podstawowym obowiązkiem umownym skarżącej jest udostępnienie licencjobiorcy patentów wraz z know-how, jak
również zapewnienie możliwości niezakłóconego korzystania z nich. W związku z tym pełna kwota opłaty licencyjnej,
zarówno za korzystanie z patentów, jak i za know-how, stanowiące nierozerwalnie związany z patentami element
umowy licencyjnej, jest dochodem z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej w rozumieniu art. 24d ust. 7 pkt
1 PDOPrU. W konsekwencji opłaty licencyjne za korzystanie z know-how powinny zostać uznane za dochód
podlegający opodatkowaniu z zastosowaniem ulgi IP Box.
Dochód z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej
Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną organu. Jak wyjaśniono w art. 24d ust. 1 PDOPrU, jest mowa
o trzech różnych parametrach mających wpływ na zastosowanie ulgi IP Box. Są nimi: podstawa opodatkowania,
kwalifikowany dochód oraz kwalifikowane prawo własności intelektualnej. NSA podkreślił, że pojęcia kwalifikowanego
dochodu oraz kwalifikowanych praw własności intelektualnej nie są tożsame. W art. 24d ust. 2 PDOPrU dokonano
taksatywnego wyliczenia praw własności intelektualnej, którym jest m.in. patent. Natomiast z art. 24d ust. 7 pkt 1
PDOPrU wynika, że dochodem z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej jest osiągnięty przez podatnika
w roku podatkowym dochód ustalony zgodnie z art. 7 ust. 2 PDOPrU z opłat lub należności wynikających z umowy
licencyjnej, która dotyczy kwalifikowanego prawa własności intelektualnej. Ustawodawca nie ogranicza więc

przedmiotu opodatkowania do „dochodów z patentu”, ale określa go jako „dochody stanowiące należności
wynikające z umowy licencyjnej, która dotyczy patentu".
Umowa licencyjna
„O.” S.A. zobowiązała się w umowie licencyjnej do udostępnienia licencjobiorcy patentów wraz z know-how, jak
również zapewniła o możliwości niezakłóconego korzystania z nich. Wskazała też, że przenoszone w ramach umowy
licencyjnej know-how są informacjami związanymi z patentami do tego stopnia, że udzielenie licencji na jeden
z elementów bez uwzględnienia drugiego byłoby nieracjonalne i nieopłacalne. Informacje te obejmują szczegółowe
wyniki prac rozwojowych na poszczególnych etapach realizacji projektu. Zgodnie z art. 66 ust. 2 ustawy z 30.6.2000
r. Prawo własności przemysłowej (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 324, dalej: PrWłPrzem), uprawniony z patentu może
w drodze umowy udzielić innej osobie upoważnienia (licencji) do korzystania z jego wynalazku (umowa licencyjna).
Z art. 77 PrWłPrzem wynika zaś, że jeżeli umowa licencyjna nie stanowi inaczej, licencjodawca jest obowiązany do
przekazania licencjobiorcy wszystkich posiadanych przez niego w chwili zawarcia umowy licencyjnej informacji
i doświadczeń technicznych potrzebnych do korzystania z wynalazku. Chodzi tu o informacje dodatkowe,
nieujawnione w dokumentacji patentowej. Z wniosku o wydanie interpretacji wynika, że w ramach umowy licencyjnej
przekazano związane z patentami know-how jako instrument dotyczący wiedzy praktycznej, integrującej
i towarzyszącej patentom. Odwołując się do definicji legalnej obowiązującej na terenie UE z mocy art. 1 ust. 1 lit.
i Rozporządzenia Komisji UE z 21.3.2014 r. nr 316/2014 r. w sprawie stosowania art. 101 ust. 3 Traktatu
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do kategorii porozumień o transferze technologii (Dz.Urz. UE L z 2014 r. Nr 93, s.
17), NSA wskazał, że know-how to informacje i doświadczenia techniczne potrzebne do korzystania
z wynalazku, które z mocy art. 77 PrWłPrzem powinny stanowić integralną część umowy licencyjnej
dotyczącej korzystania z wynalazku objętego patentem. W konsekwencji NSA stwierdził, że dochodem
z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej są także należności wynikające z umowy licencyjnej
w części obejmującej zapłatę za know-how, które jest ściśle związane z patentami jako kwalifikowanymi
prawami własności intelektualnej w rozumieniu art. 24d ust. 2 PDOPrU. Tak określony dochód po zsumowaniu
z innymi kwalifikowanymi dochodami z kwalifikowanych praw własności intelektualnej osiągniętymi w roku
podatkowym stanowić będzie podstawę opodatkowania, do której zastosowanie znajdzie 5% stawka podatku z art.
24d ust. 1 PDOPrU.
Wyrok NSA z 6.12.2022 r., II FSK 754/22,

Naczelny Sąd Administracyjny potwierdził, że dochód z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej obejmuje należności wynikające z umowy licencyjnej za know-how związane z patentami. NSA podkreślił różnicę między kwalifikowanym dochodem a kwalifikowanymi prawami własności intelektualnej.