Znaki towarowe

Trybunał orzekł, że oznaczenie koloru czerwonego na podeszwie buta nie składa się wyłącznie z kształtu, co ma istotne znaczenie dla sporu dotyczącego znaku towarowego Christiana Louboutina. Sprawa dotyczy interpretacji dyrektywy 2008/95 w kontekście znaków towarowych.

Tematyka: Znaki towarowe, Trybunał Europejski, Christian Louboutin, kolor czerwony, podeszwa buta, dyrektywa 2008/95, interpretacja prawa, spór prawny

Trybunał orzekł, że art. 3 ust. 1 lit. e) ppkt (iii) dyrektywy 2008/95 należy interpretować w ten sposób, iż
oznaczenie przedstawiające kolor naniesiony na podeszwę buta na wysokim obcasie, takie jak rozpatrywane
w postępowaniu głównym, nie składa się wyłącznie z „kształtu” w rozumieniu tego przepisu.
W grudniu 2009 r. Christian Louboutin i Christian Loubou-tin SAS (dalej łącznie jako: Christian Louboutin) dokonał
w Urzędzie Własności Intelektualnej Państw Beneluksu zgłoszenia znaku towarowego Beneluksu, który
zarejestrowano w styczniu 2010 r. pod Nr 0874489 dla towarów należących do klasy 25 w rozumieniu Porozumienia
nicejskiego dotyczącego międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług dla celów rejestracji znaków,
odpowiadających następującemu opisowi: „obuwie (z wyjątkiem obuwia ortopedycznego)” (dalej jako: sporny znak
towarowy). Znak ten ukazano w następujący sposób:
W zgłoszeniu sporny znak towarowy opisano w następujący sposób: „Znak towarowy utworzono z koloru czerwonego
(Pantone 18–1663TP) naniesionego na podeszwę buta zgodnie z przedstawieniem (kontur buta nie stanowi części
znaku towarowego, lecz służy wyłącznie uwidocznieniu umiejscowienia znaku towarowego)”. W kwietniu 2013 r.
dokonano zmian w zgłoszeniu spornego znaku towarowego poprzez ograniczenie zakresu ochrony przyznanej przez
ten znak towarowy do „obuwia na wysokich obcasach (z wyjątkiem obuwia ortopedycznego)”.
Van Haren Schoenen BV (dalej jako: Van Haren) prowadzi w Niderlandach sklepy detaliczne z obuwiem. W 2012 r.
wprowadził do obrotu buty na wysokich obcasach z podeszwą pokrytą kolorem czerwonym. W maju 2013 r. Christian
Louboutin wniósł do sądu w Hadze, powództwo o stwierdzenie naruszenia prawa do spornego znaku towarowego
przeciwko Van Haren. Sąd częściowo uwzględnił żądania Christiana Louboutina. Van Haren wniosła sprzeciw wobec
tego wyroku, podnosząc na podstawie art. 2.1 ust. 2 Konwencji państw Beneluksu w sprawie własności intelektualnej
(znaki towarowe i wzory) z 2005 r., że prawo do spornego znaku towarowego podlega unieważnieniu. Zdaniem Van
Haren, ten znak towarowy jest dwuwymiarowym graficznym znakiem towarowym, a mianowicie został on utworzony
z powierzchni o kolorze czerwonym. Sąd stwierdził przede wszystkim, że mając na względzie przedstawienie
graficzne i opis spornego znaku towarowego, kolor czerwony jest nierozerwalnie związany z podeszwą buta,
w związku z czym tego znaku towarowego nie można zakwalifikować jako zwykłego dwuwymiarowego graficznego
znaku towarowego. Zdaniem sądu powyższej oceny nie podważa okoliczność, że w opisie tego znaku towarowego
uściślono, iż „kontur buta nie stanowi części znaku towarowego”. Przeciwnie, powyższe uściślenie potwierdza ową
ocenę, tym bardziej że zgodnie z opisem kontur buta – ukazany w graficznym przedstawieniu spornego znaku
towarowego – ma na celu uwidocznienie umiejscowienia tego znaku towarowego, a nie ograniczenie go do
dwuwymiarowego znaku towarowego. Sąd stwierdził, że jesienią 2012 r. „znaczna część konsumentów
nabywających dla kobiet obuwie na wysokich obcasach w Beneluksie mogła zidentyfikować obuwie Christiana
Louboutina jako wytworzone przez tę spółkę spółki i w konsekwencji odróżnić je od obuwia na wysokich obcasach
dla kobiet pochodzącego z innych przedsiębiorstw”, w związku z czym w tym terminie – w odniesieniu do tych
towarów – sporny znak towarowy był postrzegany jako znak towarowy. Co więcej, sąd odsyłający jest zdania, że
czerwona podeszwa zwiększa znacznie wartość obuwia wprowadzanego do obrotu przez Christiana Louboutina
w zakresie, w jakim owa kolorystyka stanowi część wyglądu tego obuwia, odgrywającą ważną rolę przy
podejmowaniu decyzji o jego zakupie. W tym względzie sąd odsyłający wskazuje, że Christian Louboutin najpierw
stosował czerwoną kolorystykę podeszw ze względów estetycznych, a później zaczął postrzegać ją jako sposób
identyfikacji pochodzenia i używać w charakterze znaku towarowego.
Poprzez pytanie prejudycjalne sąd odsyłający dążył do ustalenia, czy art. 3 ust. 1 lit. e) ppkt (iii) dyrektywy
Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95/WE z 22.10.2008 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw
członkowskich odnoszących się do znaków towarowych należy interpretować w ten sposób, że oznaczenie
przedstawiające kolor naniesiony na podeszwę buta na wysokim obcasie, takie jak rozpatrywane w postępowaniu
głównym, składa się wyłącznie z „kształtu” (w wersjach językowych niemieckiej, angielskiej i francuskiej tej dyrektywy
odpowiednio: Form, shape i forme) w rozumieniu tego przepisu?
Zgodnie z art. 3 ust. 1 tej dyrektywy nie są rejestrowane, a w przypadku gdy zostały już zarejestrowane, mogą zostać
uznane za nieważne: (…)
e) oznaczenia, które składają się wyłącznie z:
(i) kształtu wynikającego z charakteru samych towarów;
(ii) kształtu towaru niezbędnego do uzyskania efektu technicznego;
(iii) kształtu zwiększającego znacznie wartość towaru.

Wobec braku w dyrektywie 2008/95 definicji pojęcia „kształtu”, określenia znaczenia i zakresu tego terminu należy –
w myśl orzecznictwa TS – dokonać zgodnie z jego zwykłym znaczeniem w języku potocznym, przy jednoczesnym
uwzględnieniu kontekstu, w którym pojęcie to zostało użyte, a także celów uregulowania, którego jest ono częścią
(wyrok Deckmyn i Vrijheidsfonds, C-201/13, pkt 19). W kontekście prawa znaków towarowych pojęcie „kształtu”
rozumie się zasadniczo, jak podkreśliła Komisja Europejska, jako oznaczające ogół linii lub konturów
wyodrębniających dany towar w przestrzeni. Ani z dyrektywy 2008/95, ani z orzecznictwa TS, ani ze zwykłego
znaczenia tego terminu nie wynika, że kolor sam w sobie – bez wyodrębnienia w przestrzeni – mógłby stanowić
kształt.
Powstaje jednak kwestia, czy okoliczność, że określony kolor został naniesiony w szczególnym miejscu na danym
towarze, oznacza, iż rozpatrywane oznaczenie jest tworzone przez kształt w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. e) ppkt (iii)
dyrektywy 2008/95.
Rządy niemiecki, francuski i Zjednoczonego Królestwa oraz Komisja wskazali, że sporny znak towarowy nie dotyczy
szczególnego kształtu podeszwy butów na wysokich obcasach, ponieważ w opisie tego znaku towarowego wyraźnie
wskazano, że kontur buta nie stanowi części tego znaku towarowego, lecz służy wyłącznie uwidocznieniu
umiejscowienia wskazanego w zgłoszeniu czerwonego koloru. W każdym przypadku oznaczenie, takie jak
rozpatrywane w postępowaniu głównym, nie może zostać uznane za tworzone „wyłącznie” przez kształt, gdy – tak jak
w niniejszym przypadku – głównym przedmiotem tego oznaczenia jest kolor sprecyzowany za pomocą uznanego na
poziomie międzynarodowym kodu identyfikacyjnego.
Trybunał orzekł, że art. 3 ust. 1 lit. e) ppkt (iii) dyrektywy 2008/95 należy interpretować w ten sposób, iż
oznaczenie przedstawiające kolor naniesiony na podeszwę buta na wysokim obcasie, takie jak rozpatrywane
w postępowaniu głównym, nie składa się wyłącznie z „kształtu” w rozumieniu tego przepisu.
Autorka jest doktorem nauk prawnych, ekspertem ds. prawa gospodarczego, WPiA UKSW w Warszawie
Wyrok TS z 12.6.2018 r., Louboutin i Christian Louboutin, C-163/16

Trybunał Europejski wydał orzeczenie w sprawie znaku towarowego Christiana Louboutina, potwierdzając, że kolor na podeszwie buta nie jest jedynie kształtem, co ma wpływ na rozstrzygnięcie sporu. Decyzja ta ma istotne znaczenie dla prawa znaków towarowych.