Jurysdykcja sądu w sprawie naruszenia unijnego znaku towarowego
Właściciel unijnego znaku towarowego może wnieść powództwo w sprawie naruszenia prawa do tego znaku do sądu państwa członkowskiego na terenie, gdzie znajdują się konsumenci i przedsiębiorcy otrzymujący oferty sprzedaży produktów naruszających jego prawa. Artykuł analizuje kwestię jurysdykcji sądowej oraz interpretację przepisów dotyczących naruszenia unijnego znaku towarowego. Przedstawiono także pytanie prejudycjalne dotyczące interpretacji konkretnego artykułu rozporządzenia dotyczącego znaku towarowego Unii Europejskiej.
Tematyka: znak towarowy Unii Europejskiej, jurysdykcja sądu, naruszenie znaku towarowego, reklamy internetowe, oferty sprzedaży, prawo właściciela, interpretacja przepisów
Właściciel unijnego znaku towarowego może wnieść powództwo w sprawie naruszenia prawa do tego znaku do sądu państwa członkowskiego na terenie, gdzie znajdują się konsumenci i przedsiębiorcy otrzymujący oferty sprzedaży produktów naruszających jego prawa. Artykuł analizuje kwestię jurysdykcji sądowej oraz interpretację przepisów dotyczących naruszenia unijnego znaku towarowego. Przedstawiono także pytanie prejudycjalne dotyczące interpretacji konkretnego artykułu rozporządzenia dotyczącego znaku towarowego Unii Europejskiej.
Właściciel unijnego znaku towarowego może wnieść powództwo w sprawie naruszenia prawa do tego znaku do sądu państw członkowskiego na którego terytorium znajdują się konsumenci i przedsiębiorcy będący adresatami reklam lub ofert sprzedaży towarów naruszających jego prawo. Stan faktyczny AMSN jest spółką z siedzibą w Wielkiej Brytanii, która produkuje i sprzedaje sprzęt audiofoniczny. MC jest dyrektorem tej spółki. HA jest spółką z siedzibą w Hiszpanii, która prowadzi handel sprzętem audiofonicznym, a PRA jest jedynym członkiem jej zarządu. AMSN i MC wnieśli przeciwko HA i PRA powództwo do angielskiego sądu o stwierdzenie naruszenia unijnego znaku towarowego, należącego do MC, na którego używanie AMSN posiada wyłączną licencję. Ponadto, ich powództwo dotyczy zarzucanego naruszenia dwóch znaków towarowych zarejestrowanych w WB, również należących do MC. Pozwanym zarzuca się, że oferowali oni do sprzedaży konsumentom w WB podróbki produktów AMSN noszące oznaczenie lub odnoszące się do oznaczenia, które jest identyczne z ww. unijnym znakiem towarowym i krajowymi znakami towarowymi lub do nich podobne, oraz że reklamowali oni te towary. Pozwani podnieśli zarzut braku jurysdykcji sądu, do którego wniesiono powództwo. Pytanie prejudycjalne Czy art. 97 ust. 5 rozporządzenia Rady (WE) Nr 207/2009 z 26.2.2009 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (Dz. Urz. z 2009 r. L Nr 78, s. 1) należy interpretować w ten sposób, że właściciel unijnego znaku towarowego, który uważa się za poszkodowanego wskutek używania przez osobę trzecią oznaczenia identycznego z tym znakiem towarowym w reklamach i ofertach sprzedaży zamieszczonych w Internecie, w odniesieniu do towarów identycznych z tymi, dla których ten znak towarowy został zarejestrowany, lub do nich podobnych, może wnieść powództwo o stwierdzenie naruszenia znaku towarowego przeciwko tej osobie trzeciej do sądu właściwego w sprawach unijnych znaków towarowych państwa członkowskiego, na którego terytorium znajdują się konsumenci i profesjonaliści będący adresatami tych reklam lub ofert sprzedaży, bez względu na fakt, że ta osoba trzecia podjęła decyzje i działania prowadzące do wyświetlenia tych reklam i ofert sprzedaży w innym państwie członkowskim? Stanowisko TS Prawo powoda do wybory podstawy jurysdykcji Trybunał podkreślił, że przewidziana w art. 95 ust. 1 rozporządzenia Nr 207/2009 jurysdykcja sądów właściwych w sprawach unijnych znaków towarowych w zakresie rozpoznawania powództw o naruszenie znaku towarowego wynika z przepisów wprost przewidzianych w tymże rozporządzeniu (wyrok Coty Germany, C-360/12, pkt 26, 27). Na podstawie art. 97 ust. 1 rozporządzenia Nr 207/2009, w przypadku gdy pozwany ma swoje miejsce zamieszkania/siedzibę w państwie członkowskim, powód wnosi powództwo do sądu tego państwa. Jednakże w myśl ust. 5 tego artykułu powód może wnieść powództwo „również” do sądu państwa członkowskiego, „w którym miało miejsce naruszenie lub wystąpiła groźba naruszenia”. W art. 98 ust. 1 rozporządzenia Nr 207/2009 uściślono, że gdy do sądu właściwego w sprawach unijnych znaków towarowych zwrócono się na podstawie art. 97 ust. 1, posiada on jurysdykcję w sprawach, których przedmiotem są czynności naruszenia lub groźba jego popełnienia na terytorium któregokolwiek z państw członkowskich, a w ust. 2 – że jeżeli do sądu zwrócono się na podstawie art. 97 ust. 5, może on orzekać wyłącznie w sprawach, których przedmiotem są czynności dokonane lub groźba ich dokonania na terytorium państwa członkowskiego, w którym ten sąd ma siedzibę. Trybunał stwierdził, że z powyższego rozróżnienia wynika, że powód, w zależności od tego, czy decyduje się na wniesienie powództwa o stwierdzenie naruszenia do sądu właściwego w sprawach unijnych znaków towarowych miejsca zamieszkania/siedziby pozwanego, czy też do sądu miejsca, w którym miało miejsce naruszenie lub wystąpiła groźba naruszenia, determinuje zakres terytorialny jurysdykcji sądu, do którego wniesiono powództwo. Jeżeli bowiem powództwo o stwierdzenie naruszenia jest oparte na art. 97 ust. 1, potencjalnie dotyczy ono naruszeń popełnionych na całym terytorium Unii, natomiast jeśli jest ono oparte na ust. 5 tego artykułu, jest ono ograniczone do czynności naruszenia dokonanych lub groźby ich dokonania na terytorium jednego państwa członkowskiego, czyli państwa członkowskiego sądu, do którego wniesiono powództwo. Jurysdykcja sądów „państwa członkowskiego, w którym miało miejsce naruszenie” Rozpatrując wniosek o dokonanie wykładni art. 93 ust. 5 rozporządzenia Nr 40/94, Trybunał wyraził pogląd, że łącznik jurysdykcyjny wyrażony przez to sformułowanie odnosi się do czynnego zachowania sprawcy zarzucanego naruszenia (wyrok Coty Germany, C-360/12, pkt 34). Zatem w przypadku sprzedaży i dostawy towaru podrobionego dokonywanych na terytorium jednego państwa członkowskiego, którego odsprzedaż przez nabywcę następuje na terytorium innego państwa członkowskiego, na którym pierwotny sprzedawca nie działał, wskazany łącznik nie pozwala na uznanie jurysdykcji sądu właściwego w sprawach unijnych znaków towarowych tego ostatniego państwa do rozpoznania powództwa o stwierdzenie naruszenia skierowanego przeciwko pierwotnemu sprzedawcy. Taka jurysdykcja byłaby oparta na skutku naruszenia popełnionego przez pierwotnego sprzedawcę, a nie na bezprawnym działaniu, które jest mu zarzucane, co stałoby w sprzeczności ze sformułowaniem „państwo członkowskie, w którym miało miejsce naruszenie” (wyrok Coty Germany, C-360/12, pkt 34, 37, 38). Zatem sąd właściwy w sprawach unijnych znaków towarowych, do którego wniesiono powództwo o stwierdzenie naruszenia na podstawie art. 97 ust. 5 rozporządzenia Nr 207/2009, musi – badając swoją jurysdykcję do orzekania w przedmiocie istnienia naruszenia na terytorium państwa członkowskiego, w którym ma swoją siedzibę – upewnić się, że czyny zarzucane pozwanemu zostały popełnione na tym terytorium. Trybunał stwierdził, że w celu zachowania skuteczności (effet utile) alternatywnej jurysdykcji ustanowionej przez unijnego prawodawcę sformułowanie „państwo członkowskie, w którym miało miejsce naruszenie” należy interpretować zgodnie z innymi przepisami rozporządzenia Nr 207/2009 dotyczącymi naruszenia. Wśród tych przepisów znajduje się w szczególności art. 9 tego rozporządzenia wymieniający naruszenia, którym właściciel unijnego znaku towarowego może się sprzeciwić. Wyrażenie „naruszenie” należy, zdaniem TS, rozumieć jako odnoszące się do czynów, o których mowa w tym art. 9, a które powód zarzuca pozwanemu (takich jak w niniejszym wypadku czyny, o których mowa w ust. 2 lit. b) i d) tego artykułu, polegające na reklamowaniu i oferowaniu do sprzedaży pod oznaczeniem identycznym z rozpatrywanym znakiem towarowym). Przy czym Trybunał zaznaczył, że te czyny są „popełniane” na terytorium, na którym nadano im ich charakter reklamowy bądź charakter oferty sprzedaży, co oznacza rzeczywiste udostępnienie treści handlowej konsumentom i profesjonalistom, do których jest kierowana. Kwestia, czy te reklamy i oferty doprowadziły później do nabycia towarów pozwanego, jest natomiast bez znaczenia. Trybunał stwierdził, że z zastrzeżeniem weryfikacji tego stwierdzenia przez sąd odsyłający, z akt sprawy wynika, iż powództwo o naruszenie wytoczone przed tym sądem przez powodów dotyczy reklam i ofert sprzedaży, które pozwani umieścili na stronie internetowej oraz w portalach społecznościowych, tylko w zakresie, w jakim owe reklamy i oferty były skierowane do konsumentów lub profesjonalistów w Zjednoczonym Królestwie. Zdaniem TS sądy właściwe w sprawach unijnych znaków towarowych państwa członkowskiego miejsca zamieszkania konsumentów lub siedziby przedsiębiorców będących adresatami takich reklam i takich ofert sprzedaży, mogą najlepiej ocenić, czy doszło do zarzucanego naruszenia. Sąd właściwy dla miejsca, gdzie nastąpiło zdarzenie wywołujące szkodę, jest w najlepszej sytuacji, by wydać rozstrzygnięcie w sprawie, ze względu na bliskość w stosunku do przedmiotu sporu i łatwość przeprowadzenia postępowania dowodowego (wyrok Bolagsupplysningen i Ilsjan, C-194/16, pkt 27). Reasumując TS orzekł, że art. 97 ust. 5 rozporządzenia Nr 207/2009 należy interpretować w ten sposób, że właściciel unijnego znaku towarowego, który uważa się za poszkodowanego wskutek używania przez osobę trzecią oznaczenia identycznego z tym znakiem towarowym w reklamach i ofertach sprzedaży zamieszczonych w Internecie, w odniesieniu do towarów identycznych z tymi, dla których ten znak towarowy został zarejestrowany, lub do nich podobnych, może wnieść powództwo o stwierdzenie naruszenia znaku towarowego przeciwko tej osobie trzeciej do sądu właściwego w sprawach unijnych znaków towarowych państwa członkowskiego, na którego terytorium znajdują się konsumenci i profesjonaliści będący adresatami tych reklam lub ofert sprzedaży, bez względu na fakt, że ta osoba trzecia podjęła decyzje i działania prowadzące do wyświetlenia tych reklam i ofert sprzedaży w innym państwie członkowskim. W uzasadnieniu niniejszego wyroku TS analizował prawo właściciela unijnego znaku towarowego do wyboru podstawy prawnej jurysdykcji przypadku naruszenia jego praw. Trybunał dokonał obszernej interpretacji jednej z tych podstaw, a mianowicie art. 97 ust. 5 rozporządzenia Nr 207/2009, zgodnie z którym właściwy jest sąd państwa członkowskiego, „w którym miało miejsce naruszenie lub wystąpiła groźba naruszenia”. Warto zauważyć, ze Trybunał nawiązał przy tym do forowanej na gruncie unijnych przepisów i orzecznictwa TS reguły bliskości sądu właściwego. Na marginesie warto zauważyć, że obecnie w tym zakresie obowiązuje rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 z 14.6.2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (Dz. Urz. z 2017 r. L Nr 154, s. 1). Jednakże stanowisko TS zawarte w tym wyroku pozostaje aktualne. Wyrok TS z 5.9.2019 r., AMS Neve i in., C-172/18
Trybunał Stwierdził, że właściciel unijnego znaku towarowego może wnosić powództwo o naruszenie znaku towarowego przeciwko osobie trzeciej do sądu właściwego, bez względu na to, gdzie ta osoba trzecia podejmuje działania dotyczące reklam i ofert sprzedaży. Przedstawiono także interpretację art. 97 ust. 5 rozporządzenia Rady (WE) Nr 207/2009. Wyrok TS z 5.9.2019 r. dotyczył sprawy AMS Neve i in., C-172/18.