Szkoda powstała w wyniku zastosowania środków tymczasowych a następcze unieważnienie patentu

Decyzja Trybunału Sprawiedliwości dotycząca zobowiązania do naprawienia szkód w przypadku unieważnienia patentu po zastosowaniu środków tymczasowych. Sprawa dotyczyła udzielenia patentu na produkt farmaceutyczny węgierskim firmom, które wprowadziły produkty na rynek mimo zakazu sądowego. Trybunał wyjaśnił interpretację art. 9 ust. 7 dyrektywy 2004/48, wskazując na konieczność naprawienia szkód poniesionych w wyniku działań tymczasowych.

Tematyka: patent, szkoda, środki tymczasowe, unieważnienie, Trybunał Sprawiedliwości, odszkodowanie, prawa własności intelektualnej, dyrektywa 2004/48, interpretacja prawa, rynek wewnętrzny UE

Brak zobowiązania osoby wnioskującej o zastosowanie środków tymczasowych do naprawienia szkody
spowodowanej tymi środkami także wówczas, gdy patent będący podstawą żądania i zarządzenia tych
środków został następnie unieważniony, jeżeli zostały spełnione warunki określone przez Trybunał, nie
narusza prawa UE.
Stan faktyczny
W sierpniu 2000 r. B. złożyła w węgierskim urzędzie własności intelektualnej (dalej jako: urząd) wniosek o udzielenie
patentu na produkt farmaceutyczny zawierający substancję czynną o działaniu antykoncepcyjnym. Urząd opublikował
ten wniosek w październiku 2002 r. W październiku 2010 r. urząd udzielił patentu B.
R. w listopadzie 2009 r., a E. w październiku 2010 r., rozpoczęły wprowadzanie na rynek węgierski
antykoncepcyjnych produktów farmaceutycznych (dalej jako: przedmiotowe produkty). W listopadzie 2010 r. R.
złożyła w urzędzie wniosek o wydanie oświadczenia negatywnego w celu uzyskania stwierdzenia, że jej produkty nie
naruszają praw z patentu przysługującego B..
W listopadzie 2010 r. B. złożyła do sądu, wnioski o zastosowanie środków tymczasowych mających na celu
zakazanie R. i E. wprowadzania przedmiotowych produktów na rynek, które zostały oddalone. W grudniu 2010 r. R.
i E. złożyły w urzędzie wniosek o unieważnienie patentu B. W maju 2011 r. B. złożyła do sądu kolejne wnioski
o zastosowanie środków tymczasowych. Postanowieniami z lipca 2011 r. sąd zakazał R. i E. wprowadzania na rynek
przedmiotowych produktów i zobowiązał je do ustanowienia zabezpieczenia. W sierpniu 2011 r. B. złożyła pozew
przeciwko R. i E. w sprawie naruszenia praw z patentu.
Postanowieniami ze stycznia 2012 r. sąd oddalił wnioski B. o zastosowanie środków tymczasowych. Mimo uznania,
że R. i E. weszły na rynek z naruszeniem patentu, sąd stwierdził, że z uwagi w szczególności na stopień
zaawansowania procedury unieważnienia patentu B. oraz cofnięcia równoważnego mu patentu europejskiego nie
można uznać zarządzenia tych środków za proporcjonalne.
Decyzją z czerwca 2012 r. urząd częściowo uwzględnił wniosek o unieważnienie patentu złożony przez R. i E.
W następstwie kolejnego wniosku złożonego przez te spółki urząd uchylił tę decyzję i unieważnił ten patent w całości.
Postanowieniem z września 2014 r. sąd zmienił decyzję urzędu z czerwca 2012 r. i unieważnił patent B. w całości. R.
oraz E. wystąpiły o zobowiązanie B. do naprawienia szkód, jakie miały ponieść w wyniku zastosowania środków
tymczasowych.
Pytanie prejudycjalne
Czy art. 9 ust. 7 dyrektywy 2004/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 29.4.2004 r. w sprawie egzekwowania
praw własności intelektualnej (Dz. Urz. z 2004 r. L Nr 157, s. 45) należy interpretować w ten sposób, że stoi on na
przeszkodzie uregulowaniu krajowemu, zgodnie z którym nie można zasądzić na rzecz danej osoby odszkodowania
za szkodę, którą ta osoba poniosła na skutek tego, że nie działała w sposób, którego można powszechnie oczekiwać
od każdej osoby w celu uniknięcia lub zmniejszenia szkody, i które, w okolicznościach takich jak w sprawie
w postępowaniu głównym, skutkuje brakiem zobowiązania przez sąd osoby wnioskującej o zastosowanie środków
tymczasowych do naprawienia szkody spowodowanej tymi środkami także wówczas, gdy patent będący podstawą
żądania i zarządzenia środków tymczasowych został następnie unieważniony?
Stanowisko TS
Przepis art. 9 ust. 7 dyrektywy 2004/48 stanowi, że organy sądowe mają prawo zarządzić, aby wnioskodawca, na
żądanie pozwanego, wypłacił pozwanemu stosowne odszkodowanie za wszelkie szkody poniesione w wyniku
działania środków tymczasowych w przypadkach uchylenia tych środków lub ich wygaśnięcia w wyniku
jakiegokolwiek działania lub zaniechania wnioskodawcy lub w razie późniejszego stwierdzenia, że naruszenia lub
zagrożenia prawa własności intelektualnej nie było.
Trybunał stwierdził, że ten przepis należy interpretować w ten sposób, że zobowiązuje on państwa członkowskie do
przyznania w krajowych ustawodawstwach właściwym sądom uprawnienia do zarządzenia, aby
wnioskodawca, na żądanie pozwanego, naprawił szkody poniesione w wyniku działania środków
tymczasowych. Z treści art. 9 ust. 7 dyrektywy 2004/48 wynika również, że uprawnienie to, po pierwsze, może się
urzeczywistnić bądź w sytuacji, gdy środki tymczasowe zostały uchylone lub wygasły w wyniku jakiegokolwiek

działania lub zaniechania wnioskodawcy, bądź gdy stwierdzono później, że naruszenia lub zagrożenia prawa
własności intelektualnej nie było. Po drugie, to uprawnienie powinno dotyczyć „wszelkich szkód” spowodowanych
tymi środkami. Po trzecie, naprawienie szkody powinno mieć postać „stosownego odszkodowania”.
Trybunał stwierdził, że skoro art. 9 ust. 7 dyrektywy 2004/48 nie zawiera żadnego odesłania do prawa krajowego
państw członkowskich w odniesieniu do pojęcia „stosownego odszkodowania”, to pojęcie powinno uzyskać
autonomiczną i jednolitą wykładnię, która nie może pozostawać w gestii różnych państw członkowskich. Zdaniem
TS takie stanowisko znajduje potwierdzenie w celu dyrektywy 2004/48, którym jest zbliżenie systemów prawnych
w celu zapewnienia wysokiego, równoważnego i jednakowego poziomu bezpieczeństwa na rynku wewnętrznym.
W ocenie TS wykładnia, zgodnie z którą poszczególne państwa członkowskie miałyby swobodę samodzielnego
precyzowania treści, zakresu oraz szczegółowych zasad stosowania pojęcia „stosownego odszkodowania”
zawartego w art. 9 ust. 7 dyrektywy 2004/48, naruszałaby ten cel.
Przepis art. 9 ust. 7 dyrektywy 2004/48 zobowiązuje państwa członkowskie do uprawnienia sądów krajowych do
przyznawania – w warunkach określonych w tym przepisie – stosownego odszkodowania na rzecz pozwanego.
Trybunał stwierdził, że sądy krajowe powinny w ramach wykonywania tak zakreślonego przyznanego im uprawnienia
dokonać oceny szczególnych okoliczności rozpoznawanej przez nie sprawy w celu zdecydowania, czy należy
zobowiązać wnioskodawcę do zapłaty na rzecz pozwanego odszkodowania, które powinno być „stosowne”, to
znaczy uzasadnione w świetle tych okoliczności. W szczególności jeżeli wykonanie ich uprawnienia do przyznania
takiego odszkodowania zależy ściśle od spełnienia uprzednich przesłanek, na mocy których bądź środki tymczasowe
powinny zostać już uchylone lub przestać obowiązywać w wyniku działania lub zaniechania wnioskodawcy, bądź
powinno zostać stwierdzone następczo, że nie doszło do naruszenia lub groźby naruszenia prawa własności
intelektualnej, okoliczność, że przesłanki te zostały spełnione, nie oznacza, że właściwe sądy krajowe są
automatycznie i w każdej sytuacji zobowiązane do zobowiązania wnioskodawcy do naprawienia każdej szkody
poniesionej przez pozwanego z powodu tych środków. Odnosząc się do niniejszej sprawy Trybunału stwierdził, że
analizowane ustawodawstwo krajowe nie pozwala sądowi na nakazanie, aby wnioskodawca naprawił szkodę
wyrządzoną pozwanemu przez uchylone środki tymczasowe.
Jeżeli chodzi o kontekst art. 9 ust. 7 dyrektywy 2004/48, TS wskazał, że z motywu 22 in fine dyrektywy 2004/48
wynika, iż stosowne odszkodowanie przewidziane w tym przepisie, stanowi gwarancję, którą unijny prawodawca
uznał za niezbędną do pokrycia kosztów i szkód wyrządzonych stronie pozwanej „nieuzasadnionym wnioskiem”
o zastosowanie środków tymczasowych. Zgodnie z motywem 22 dyrektywy 2004/48 środki tymczasowe
przewidziane w jej art. 9 ust. 7 są uzasadnione szczególnie w sytuacjach, gdy opóźnienie mogłoby spowodować
nienaprawialne szkody dla podmiotu prawa własności intelektualnej. Wynika stąd, że stwierdzenie nieuzasadnionego
charakteru wniosku o zastosowanie środków tymczasowych zakłada przede wszystkim brak ryzyka, że w przypadku
opóźnienia w zastosowaniu środków żądanych przez podmiot prawa własności intelektualnej poniesie on
nienaprawialną szkodę. W tej kwestii TS uznał, że jeżeli pozwani wprowadzają produkty do obrotu, mimo że został
złożony wniosek o udzielenie patentu lub istnieje patent mogący stanowić przeszkodę dla takiego wprowadzania do
obrotu, czego zweryfikowanie jest zadaniem sądu odsyłającego, to w pierwszej chwili można uznać, że takie
zachowanie stanowi obiektywną wskazówkę, że po stronie podmiotu prawa własności intelektualnej istnieje ryzyko
zaistnienia nienaprawialnej szkody w sytuacji opóźnienia w zastosowaniu żądanych przez niego środków. W związku
z tym, zdaniem TS, wniosek o zastosowanie środków tymczasowych złożony przez tego ostatniego w reakcji na takie
zachowanie nie może być a priori uznany za „nieuzasadniony” w rozumieniu art. 9 ust. 7 dyrektywy 2004/48 w świetle
jej motywu 22.
Reasumując TS orzekł, że art. 9 ust. 7 dyrektywy 2004/48, w szczególności zawarte w tym przepisie pojęcie
„stosowne odszkodowanie”, należy interpretować w ten sposób, że nie stoją one na przeszkodzie
uregulowaniu krajowemu, zgodnie z którym nie można zasądzić na rzecz danej osoby odszkodowania za
szkodę, którą poniosła ona na skutek tego, że nie działała w sposób, którego można powszechnie oczekiwać
od każdej osoby w celu uniknięcia lub zmniejszenia szkody, i które, w okolicznościach takich jak w sprawie
w postępowaniu głównym, powoduje brak zobowiązania przez sąd osoby wnioskującej o zastosowanie
środków tymczasowych do naprawienia szkody spowodowanej tymi środkami także wówczas, gdy patent
będący podstawą żądania i zarządzenia tych środków został następnie unieważniony, pod warunkiem że
uregulowanie to pozwala sądowi wziąć należycie pod uwagę wszystkie obiektywne okoliczności sprawy,
w tym zachowanie stron, w celu ustalenia w szczególności, czy wnioskodawca nie nadużył tych środków.
W niniejszym wyroku Trybunał dokonał interpretacji art. 9 ust. 7 dyrektywy 2004/48, a w szczególności pojęcia
„stosowne odszkodowanie”. W uzasadnieniu TS szczegółowo wyjaśnił jak należy interpretować ten przepis i tym
samym przepisy krajowe, w których został on implementowany. Trybunał odniósł się przede wszystkim do
obowiązków sądu krajowego odnośnie wydania zarządzenia na podstawie którego wnioskodawca, na żądanie
pozwanego, powinien naprawić szkody poniesione w wyniku działania środków tymczasowych, określonych
w analizowanym przepisie.
Wyrok TS z 12.9.2019 r., Bayer Pharma, C-688/17

Trybunał Sprawiedliwości uznał, że państwa członkowskie mają obowiązek zapewnienia uprawnień sądom do wymierzenia stosownego odszkodowania w przypadku unieważnienia środków tymczasowych. Decyzja ta ma zapewnić wysoki poziom bezpieczeństwa na rynku wewnętrznym UE. Warto zauważyć, że interpretacja przepisów unijnych ma charakter autonomiczny i jednolity.