Charakter odróżniający znaku towarowego
Charakter odróżniający znaku towarowego jest istotnym zagadnieniem, które wymaga uwzględnienia wielu aspektów faktycznych oraz potencjalnych sposobów jego wykorzystania. Sprawa dotyczyła odrzucenia zgłoszenia oznaczenia w postaci hashtagu #darferdas? jako znaku towarowego, co skłoniło do zastanowienia się nad kwestią charakteru odróżniającego w kontekście niemieckich przepisów. Trybunał wskazał, że istotne jest ocenienie sposobu postrzegania znaku przez przeciętnego konsumenta, uwzględniając wszystkie istotne okoliczności oraz potencjalne sposoby używania zgłoszonego znaku towarowego.
Tematyka: znak towarowy, charakter odróżniający, Trybunał Sprawiedliwości, interpretacja, przeciętny konsument, rejestracja znaku towarowego, przepisy prawne
Charakter odróżniający znaku towarowego jest istotnym zagadnieniem, które wymaga uwzględnienia wielu aspektów faktycznych oraz potencjalnych sposobów jego wykorzystania. Sprawa dotyczyła odrzucenia zgłoszenia oznaczenia w postaci hashtagu #darferdas? jako znaku towarowego, co skłoniło do zastanowienia się nad kwestią charakteru odróżniającego w kontekście niemieckich przepisów. Trybunał wskazał, że istotne jest ocenienie sposobu postrzegania znaku przez przeciętnego konsumenta, uwzględniając wszystkie istotne okoliczności oraz potencjalne sposoby używania zgłoszonego znaku towarowego.
Charakter odróżniający znaku towarowego należy zbadać z uwzględnieniem wszystkich istotnych okoliczności faktycznych, w tym wszystkich prawdopodobnych sposobów jego używania. Stan faktyczny AS zwróciła się do niemieckiego urzędu ds. patentów i znaków towarowych (dalej jako: DPMA) o rejestrację oznaczenia w postaci hashtagu #darferdas? jako znaku towarowego dla towarów należących do klasy 25 w rozumieniu Porozumienia nicejskiego dotyczącego międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług dla celów rejestracji znaków. Towary, dla których wystąpiono o rejestrację, odpowiadały następującemu opisowi: „odzież (w szczególności T-shirty), obuwie i nakrycia głowy”. DPMA odrzucił zgłoszenie, ponieważ jego zdaniem rozpatrywane oznaczenie jest pozbawione jakiegokolwiek charakteru odróżniającego w rozumieniu niemieckich przepisów. AS wniosła skargę na tę decyzję do sądu patentowego. Pytanie prejudycjalne Czy oznaczenie ma charakter odróżniający, jeżeli istnieją w praktyce istotne i wiarygodne możliwości używania go do wskazania pochodzenia danych towarów i usług, nawet jeżeli nie chodzi przy tym o najbardziej prawdopodobną formę używania oznaczenia? Stanowisko TS Zgodnie z art. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95/WE z 22.10.2008 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (Dz. Urz. z 2008 r. L Nr 299, s. 25) każde oznaczenie będące przedmiotem zgłoszenia w charakterze indywidualnego znaku towarowego, aby mogło zostać zarejestrowane, musi spełniać kilka warunków, w tym umożliwianie odróżniania towarów i usług jednego przedsiębiorstwa od towarów i usług innych przedsiębiorstw. Trybunał wskazał, że właściwe organy administracyjne i sądowe powinny zbadać, czy dane oznaczenie ma „charakter odróżniający” w rozumieniu art. 3 dyrektywy 2008/95. Ten charakter odróżniający może być samoistny w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) lub zostać uzyskany w następstwie używania w rozumieniu ust. 3 tego artykułu (wyrok Société des Produits Nestlé, C-215/14, pkt 60, 62). Trybunał stwierdził, że kwestię, czy oznaczenie ma charakter odróżniający, należy ocenić, po pierwsze, w stosunku do towarów lub usług objętych zgłoszeniem, i po drugie, w stosunku do sposobu postrzegania go przez właściwy krąg odbiorców, składający się z przeciętnych konsumentów tych towarów lub usług, którzy są właściwie poinformowani oraz dostatecznie uważni i rozsądni (wyrok Apple, C-421/13, pkt 22). Oceny postrzegania przez przeciętnego konsumenta należy dokonać in concreto, przy uwzględnieniu wszystkich istotnych faktów i okoliczności (wyrok Moreno Marín, C-139/16, pkt 24). W ocenie TS zgłaszający znak towarowy nie musi w dniu złożenia wniosku o rejestrację lub jego rozpatrywania wskazać ani mieć dokładnej wiedzy o tym, jak będzie używał zgłoszonego znaku towarowego w przypadku jego rejestracji. Nawet po zarejestrowaniu znaku towarowego przysługuje mu pięcioletni termin na rozpoczęcie faktycznego używania zgodnego z podstawową funkcją znaku towarowego (wyrok Silberquelle, C-495/07, pkt 3, 17). Ponadto mogą istnieć przypadki, gdy oznaczenie, o którego rejestrację w charakterze znaku towarowego wniesiono, nie było też istotnie używane przed datą dokonania zgłoszenia. W tych okolicznościach właściwe organy mające ustalić charakter odróżniający oznaczenia, o którego rejestrację w charakterze znaku towarowego wniesiono, mogą znaleźć się w sytuacji, w której nie dysponują, identyfikacją prawdopodobnego używania zgłoszonego znaku towarowego, a zatem sposobu, w jaki ten znak towarowy będzie prawdopodobnie w przypadku rejestracji ukazywany przeciętnemu konsumentowi, żadnym elementem oceny poza tymi, które wynikają ze zwyczajów danego sektora gospodarki. Jeżeli z tych zwyczajów wynika, że w praktyce tego sektora gospodarki istnieje szereg istotnych sposobów używania, te organy powinny – zgodnie ze swym obowiązkiem zbadania charakteru odróżniającego danego oznaczenia w świetle wszystkich mających znaczenie okoliczności faktycznych – wziąć pod uwagę te różne sposoby używania w celu ustalenia, czy przeciętny konsument oznaczonych towarów lub usług będzie mógł postrzegać to oznaczenie jako wskazanie pochodzenia handlowego tych towarów lub usług. Natomiast te organy powinny uznać za niemające znaczenia sposoby używania, które choć są możliwe w tym sektorze gospodarki, nie są istotne w praktyce i wydają się zatem mało prawdopodobne, chyba że zgłaszający przedstawi konkretne wskazówki uprawdopodobniające w jego przypadku sposób używania, który jest nietypowy w danym sektorze. Zdaniem TS należy unikać tego, aby rejestr znaków towarowych, który musi być stosowny i dokładny (wyrok Sieckmann, C-273/00, pkt 50), obejmował oznaczenia pozwalające na odróżnienie towarów lub usług ich właściciela od towarów lub usług innych przedsiębiorstw jedynie w przypadku bardzo swoistego sposobu używania, z którego właściciel ten prawdopodobnie nie skorzysta. Z orzecznictwa TS wynika, że uwzględniając zasady pewności prawa i dobrej administracji każde zgłoszenie do rejestracji musi zostać rozpatrzone nie tylko w sposób kompletny, ale także ścisły, tak aby uniknąć nieprawidłowego rejestrowania znaków towarowych (wyrok Agencja Wydawnicza Technopol/OHIM, C-51/10 P, pkt 77). Sąd odsyłający stwierdził, że w sektorze odzieży zazwyczaj umieszcza się znak towarowy zarówno na zewnętrznej stronie towaru, jak i na etykiecie wszytej po wewnętrznej jego stronie. Trybunał stwierdził, że w takiej sytuacji organy właściwe do zbadania sposobu postrzegania przez przeciętnego konsumenta powinny wziąć pod uwagę te sposoby używania i ocenić, czy konsument ten, widząc na odzieży te dwa umieszczenia lub przynajmniej jedno z nich, będzie postrzegać rozpatrywane oznaczenie jako znak towarowy. Zatem do właściwego sądu krajowego będzie należało ustalenie, czy przeciętny konsument, gdy zobaczy oznaczenie „#darferdas?” na przedniej stronie T-shirtu lub na etykiecie umieszczonej po wewnętrznej jego stronie, będzie postrzegać to oznaczenie jako wskazanie pochodzenia handlowego tego towaru, a nie jako zwykły element dekoracyjny czy przekaz społeczny. Reasumując TS orzekł, że art. 3 ust. 1 lit. b) dyrektywy 2008/95 należy interpretować w ten sposób, że charakter odróżniający oznaczenia, o którego rejestrację w charakterze znaku towarowego wniesiono, należy zbadać z uwzględnieniem wszystkich istotnych okoliczności faktycznych, w tym wszystkich prawdopodobnych sposobów używania zgłoszonego znaku towarowego. Sposoby te odpowiadają, w przypadku braku innych wskazówek, sposobom używania, które w świetle zwyczajów danego sektora gospodarczego mogą w praktyce być istotne. Niniejszy wyrok zasługuje na uwagę ze względu na szczegółowo uzasadnione stanowisko Trybunału odnośnie interpretacji charakteru odróżniającego znaku towarowego, będącego jednym z warunków rejestracji takiego znaku. Trafnie TS przyjął, że oznaczenia będące przedmiotem tej sprawy stanowią jedynie powiązany ciąg znaków i wyrazów składający się z określeń powszechnych w języku niemieckim. Wydaje się, że konsumenci zrozumieją „#darferdas?” (Darf er das? - Czy wolno mu?) tylko jako pytanie umieszczone na przedniej stronie T-shirtów. Należy zauważyć, że dyrektywa 2008/95 została uchylona i zastąpiona, ze skutkiem od 15.1.2019 r., dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2436 z 16.12.2015 r. mającą na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (Dz. Urz. z 2015 r. L Nr 336, s. 1), jednakże rozważania przedstawione w niniejszym wyroku zachowują nadal aktualność. Wyrok TS z 12.9.2019 r., Deutsches Patent- und Markenamt, C-541/18
Trybunał wyraźnie określił, że charakter odróżniający oznaczenia towarowego musi być badany w kontekście wszystkich istotnych okoliczności faktycznych, włączając w to różnorodne sposoby jego potencjalnego wykorzystania. Warto zauważyć, że wyrok TS stanowi istotne odniesienie dla interpretacji charakteru odróżniającego znaku towarowego, szczególnie w kontekście ewolucji przepisów dotyczących znaków towarowych w Unii Europejskiej.