Zła wiara zgłaszającego znak towarowy

Zgłoszenie znaku towarowego bez zamiaru jego używania w odniesieniu do towarów i usług objętych rejestracją stanowi działanie w złej wierze. Sky plc, Sky International AG i Sky UK Ltd są właścicielami znaków towarowych zawierających wyraz „Sky”. SK wniosły roszczenie o unieważnienie praw do znaków towarowych twierdząc, że zarejestrowano je dla towarów i usług, które nie są wyszczególnione w sposób jasny i precyzyjny. Trybunał uznał, że prawa do znaków towarowych nie można unieważnić na podstawie braku jasności i precyzji określeń.

Tematyka: znak towarowy, zgłoszenie, działanie w złej wierze, unieważnienie, jasność i precyzja, prawo znakowe, TS, Sky i in., C-371/18

Zgłoszenie znaku towarowego bez zamiaru jego używania w odniesieniu do towarów i usług objętych rejestracją stanowi działanie w złej wierze. Sky plc, Sky International AG i Sky UK Ltd są właścicielami znaków towarowych zawierających wyraz „Sky”. SK wniosły roszczenie o unieważnienie praw do znaków towarowych twierdząc, że zarejestrowano je dla towarów i usług, które nie są wyszczególnione w sposób jasny i precyzyjny. Trybunał uznał, że prawa do znaków towarowych nie można unieważnić na podstawie braku jasności i precyzji określeń.

Zgłoszenie znaku towarowego bez zamiaru jego używania w odniesieniu do towarów i usług objętych
rejestracją stanowi działanie w złej wierze.
Stan faktyczny
Sky plc, Sky International AG i Sky UK Ltd (będący głównie nadawcami telewizji satelitarnej i cyfrowej; dalej łącznie
jako: Sky i in.) są właścicielami czterech graficznych i słownych wspólnotowych znaków towarowych oraz słownego
krajowego znaku towarowego zarejestrowanego w Zjednoczonym Królestwie, które zawierają wyraz „Sky” (dalej
łącznie jako: rozpatrywane znaki towarowe). Sky i in. wniosły powództwo o stwierdzenie naruszenia praw do znaków
towarowych rozpatrywanych w postępowaniu głównym przeciwko SkyKick UK Ltd i SkyKick Inc. (świadczą one usługi
informatyczne polegające na migracji do chmury; dalej łącznie jako: SK), przez posługiwanie się oznaczeniem
„SkyKick” i jego wariantami. SK wniosły roszczenie wzajemne o unieważnienie praw do rozpatrywanych znaków
towarowych twierdząc, że zarejestrowano je dla towarów i usług, które nie są wyszczególnione w sposób
wystarczająco jasny i precyzyjny.
Pytania prejudycjalne
- Czy art. 7 i 51 rozporządzenia Rady (WE) Nr 40/94 z 20.12.1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego
(Dz.Urz. L z 1994 r. Nr 11, s. 1; obecnie obowiązuje rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2017/1001 z 14.6.2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej, Dz.Urz. L z 2017 r. Nr 154, s. 1) oraz art. 3
Pierwszej dyrektywy Rady 89/104/EWG z 21.12.1988 r. mająca na celu zbliżenie ustawodawstw państw
członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (Dz.Urz. L z 1989 r. Nr 40, s. 1; obecnie obowiązuje
dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2436 z 16.12.2015 r. mającą na celu zbliżenie ustawodawstw
państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych, Dz.Urz. L z 2015 r. Nr 336, s. 1) należy
interpretować w ten sposób, że prawo do wspólnotowego znaku towarowego lub krajowego znaku towarowego
można unieważnić w całości lub w części na tej podstawie, że określeniom użytym do oznaczenia towarów i usług,
dla których zarejestrowano ten znak, brakuje jasności i precyzji?
- Czy art. 51 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Nr 40/94 i art. 3 ust. 2 lit. d) Pierwszej dyrektywy 89/104 należy
interpretować w ten sposób, że zgłoszenie znaku towarowego bez jakiegokolwiek zamiaru jego używania
w odniesieniu do towarów i usług objętych rejestracją stanowi działanie w złej wierze w rozumieniu tych przepisów?
- Czy pierwszą dyrektywę 89/104 należy interpretować w ten sposób, że stoi ona na przeszkodzie przepisowi prawa
krajowego, zgodnie z którym zgłaszający znak towarowy musi oświadczyć, że znak ten jest używany w odniesieniu
do towarów i usług objętych zgłoszeniem do rejestracji lub że ma on w dobrej wierze zamiar jego używania w tych
celach?
Stanowisko TS
Wymogi jasności i precyzji
W ocenie TS art. 7 ust. 1 i art. 51 ust. 1 rozporządzenia Nr 40/94 należy interpretować w ten sposób, że obejmują
one wyczerpujący wykaz bezwzględnych podstaw unieważnienia prawa do wspólnotowego znaku
towarowego. Zatem braku jasności i precyzji określeń użytych do oznaczenia towarów lub usług objętych rejestracją
krajowego znaku towarowego lub wspólnotowego znaku towarowego nie można uznać za podstawę unieważnienia
prawa do danego krajowego lub wspólnotowego znaku towarowego w rozumieniu art. 3 Pierwszej dyrektywy 89/104
lub art. 7 i 51 rozporządzenia Nr 40/94. Trybunał uznał, że krajowy lub wspólnotowy znak towarowy zarejestrowany
dla wszystkich oznaczonych towarów lub usług, których oznaczeniu brakuje jasności i precyzji, może być chroniony
jedynie w odniesieniu do towarów i usług, dla których znak ten był rzeczywiście używany.
Trybunał orzekł, że art. 7 i 51 rozporządzenia Nr 40/94 oraz art. 3 Pierwszej dyrektywy 89/104 należy
interpretować w ten sposób, że prawa do wspólnotowego znaku towarowego lub krajowego znaku
towarowego nie można unieważnić w całości lub w części na tej podstawie, że określeniom użytym do
oznaczenia towarów i usług, dla których zarejestrowano ten znak, brakuje jasności i precyzji.
Brak zamiaru używania znaku towarowego
W art. 51 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Nr 40/94 i art. 3 ust. 2 lit. d) Pierwszej dyrektywy 89/104 przewidziano, że
prawo do znaku towarowego można unieważnić, w przypadku gdy zgłaszający działał w złej wierze w momencie
dokonywania zgłoszenia znaku towarowego. W tych aktach nie zawarto definicji pojęcia „zła wiara”. Trybunał



przypomniał, że jest to pojęcie autonomiczne unijnego prawa oraz że ze względu na konieczność spójnego
stosowania krajowych systemów znaków towarowych i unijnego systemu znaków towarowych, należy je
interpretować w ten sam sposób zarówno w kontekście Pierwszej dyrektywy 89/104, jak i rozporządzenia Nr
40/94 (wyrok Malaysia Dairy Industries, C-320/12, pkt 34, 35).
Z orzecznictwa TS wynika, że poza tym zgodnie z jego zwykłym rozumieniem w języku ogólnym pojęcie „złej wiary”
zakłada istnienie nieuczciwego stanu duchowego lub zamiaru, dla celów jego wykładni należy wziąć pod uwagę
szczególny kontekst prawa znaków towarowych, jakim jest obrót handlowy(wyrok Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi
ve Ticaret/EUIPO, C-104/18 P, pkt 45). W tym względzie unijne prawo w dziedzinie znaków towarowych mają
w szczególności na celu przyczynienie się do ustanowienia systemu niezakłóconej konkurencji w UE, w którego
ramach każde z przedsiębiorstw, aby móc przywiązać do siebie klientów dzięki wysokiej jakości swych towarów lub
usług, powinno mieć możliwość rejestrowania w charakterze znaków towarowych oznaczeń umożliwiających
konsumentowi – bez ryzyka wprowadzenia w błąd – odróżnienie tych towarów lub usług od towarów lub usług
pochodzących z innych przedsiębiorstw. Z orzecznictwa TS wynika, że wskazane w art. 51 ust. 1 lit. b)
rozporządzenia Nr 40/94 i w art. 3 ust. 2 lit. d) Pierwszej dyrektywy 89/104 bezwzględne podstawy unieważnienia
mają zastosowanie, gdy z istotnych i spójnych poszlak wynika, że właściciel znaku towarowego dokonał zgłoszenia
tego znaku towarowego nie w celu konkurowania w sposób uczciwy, lecz z zamiarem naruszenia, w sposób
niezgodny z uczciwymi obyczajami, interesów osób trzecich lub z zamiarem uzyskania, nawet bez odniesienia się do
konkretnej osoby trzeciej, wyłącznego prawa w celach innych niż cele związane z funkcjami znaku towarowego,
w szczególności z podstawową funkcją wskazywania pochodzenia (wyrok Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve
Ticaret/EUIPO, pkt 46).
Trybunał wskazał, że złą wiarę można ustalić jedynie wtedy, gdy istnieją obiektywne, istotne i spójne przesłanki
wskazujące na to, że w dniu dokonania zgłoszenia danego znaku towarowego zgłaszający miał zamiar albo
naruszania w sposób niezgodny z uczciwymi obyczajami interesów osób trzecich, albo uzyskania, nawet bez
odniesienia się do konkretnej osoby trzeciej, wyłącznego prawa w celach innych niż cele związane z funkcjami
znaku towarowego. Zatem złej wiary zgłaszającego znak towarowy nie można domniemywać na podstawie
samego ustalenia, że w chwili dokonania zgłoszenia do rejestracji ów zgłaszający nie prowadził działalności
gospodarczej w zakresie towarów i usług objętych tym zgłoszeniem.
Trybunał orzekł, że art. 51 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Nr 40/94 i art. 3 ust. 2 lit. d) Pierwszej dyrektywy 89/104
należy interpretować w ten sposób, że zgłoszenie znaku towarowego bez jakiegokolwiek zamiaru jego
używania w odniesieniu do towarów i usług objętych rejestracją stanowi działanie w złej wierze w rozumieniu
tych przepisów, jeżeli zgłaszający ten znak towarowy miał zamiar albo naruszania w sposób niezgodny
z uczciwymi obyczajami interesów osób trzecich, albo uzyskania, nawet bez odniesienia się do konkretnej
osoby trzeciej, wyłącznego prawa w celach innych niż cele związane z funkcjami znaku towarowego. W razie
gdy brak zamiaru używania danego znaku towarowego zgodnie z podstawowymi funkcjami znaku
towarowego dotyczy tylko niektórych towarów lub usług objętych zgłoszeniem znaku, zgłoszenie to stanowi
działanie w złej wierze jedynie w zakresie, w jakim odnosi się ono do tych towarów lub usług.
Obowiązek oświadczenia zgłaszającego
Zdaniem TS przepisu prawa krajowego, zgodnie z którym zgłaszający krajowy znak towarowy musi w ramach
zwykłego wymogu proceduralnego dotyczącego rejestracji tego znaku oświadczyć, że dany znak jest używany
w odniesieniu do towarów i usług objętych zgłoszeniem lub ma on w dobrej wierze zamiar jego używania
w tych celach, nie można uznać za niezgodny z przepisami Pierwszej dyrektywy 89/104. Trybunał uznał, że
naruszenie takiego obowiązku złożenia oświadczenia może stanowić dowód dla celów wykazania ewentualnej złej
wiary zgłaszającego w chwili dokonywania zgłoszenia znaku towarowego, jednak takie naruszenie nie może jednak
stanowić podstawy unieważnienia prawa do danego znaku towarowego.
Niniejszy wyrok zasługuje na szczególną uwagę ponieważ dotyczy kwestii rzadziej analizowanych przez Trybunał,
a istotnych w praktyce dotyczącej znaków towarowych, a mianowicie roli i funkcji tak zwanej „specyfikacji” towarów
i usług. Trybunał szczegółowo wyjaśnił, że brak jasności albo precyzji określeń użytych do oznaczenia towarów lub
usług objętych rejestracją wspólnotowego znaku towarowego nie może być podstawą jego unieważnienia. Ponadto,
w praktyce podstawowe znacznie mają rozważania TS zawarte w niniejszym wyroku dotyczące „złej wiary”
zgłaszającego, które można odnieść również do polskiej praktyki rejestracji przez spółki znaków towarowych dla
wielu towarów i usług celem „zabezpieczenia się na przyszłość”.
Na marginesie należy wskazać, że znaki towarowe rozpatrywane w postępowaniu głównym zostały zgłoszone przed
wejściem w życie rozporządzenia Nr 207/2009 i dyrektywy 2008/95, to jeśli chodzi o wspólnotowe znaki towarowe
rozpatrywane w postępowaniu głównym, są one objęte ratione temporis zakresem stosowania rozporządzenia Nr
40/94, a co się tyczy krajowego znaku towarowego rozpatrywanego w postępowaniu głównym – zakresem
stosowania Pierwszej dyrektywy 89/104.
Wyrok TS z 29.1.2020 r., Sky i in., C-371/18





Trybunał orzekł, że zgłoszenie znaku towarowego bez zamiaru jego używania stanowi działanie w złej wierze, jeśli miał on zamiar naruszenia interesów osób trzecich lub uzyskania wyłącznego prawa w innych celach niż funkcje znaku towarowego. Obowiązek oświadczenia zgłaszającego o używaniu znaku towarowego nie stanowi podstawy unieważnienia prawa do znaku. Wyrok TS z 29.1.2020 r., Sky i in., C-371/18