Kolizja prawa do firmy oraz zarejestrowanego znaku towarowego
W przypadku kolizji między firmą a zarejestrowanym znakiem towarowym, priorytet przyznaje się prawu powstałemu wcześniej. Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, że istniejące prawa podmiotowe mają priorytet. Artykuł przedstawia spór między Urzędem Patentowym a firmą B. Sp. z o.o. dotyczący znaku towarowego 'KORMORAN'.
Tematyka: kolizja prawa, znak towarowy, Naczelny Sąd Administracyjny, Urząd Patentowy, ochrona prawna, spór, priorytet, firma, nazwa przedsiębiorstwa, unieważnienie, postępowanie administracyjne
W przypadku kolizji między firmą a zarejestrowanym znakiem towarowym, priorytet przyznaje się prawu powstałemu wcześniej. Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, że istniejące prawa podmiotowe mają priorytet. Artykuł przedstawia spór między Urzędem Patentowym a firmą B. Sp. z o.o. dotyczący znaku towarowego 'KORMORAN'.
W przypadku kolizji między firmą (nazwą) przedsiębiorstwa a zarejestrowanym z „gorszym pierwszeństwem” znakiem towarowym priorytet przyznaje się prawu powstałemu wcześniej. Zatem priorytet trzeba przyznać ochronie istniejącego już w chwili rejestracji znaku towarowego uprawnionego prawa podmiotowego wnoszącego sprzeciw do firmy (nazwy) przedsiębiorstwa - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny. Opis stanu faktycznego Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (dalej: Urząd Patentowy RP, UPRP, organ) udzielił na rzecz P. Sp. z o.o. z siedzibą w T. (dalej: uprawniony) prawo ochronne na znak towarowy „KORMORAN” R.261679 z pierwszeństwem od 27.08.2012 r. Prawo ochronne zostało udzielone dla towarów w klasach 32 i 33. Są to: wody mineralne i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe; napoje owocowe i soki owocowe; syropy i inne preparaty do produkcji napojów (klasa 32) oraz napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), whisky, wino, wódka, brandy, arak (klasa 33). Wobec tej decyzji sprzeciw wniósł B. Sp. z o.o. z siedzibą w O. (dalej: wnoszący sprzeciw). Jako podstawę prawną wnoszący sprzeciw wskazał art. 246 w zw. z art. 131 ust. 1 pkt 1 oraz art. 131 ust. 2 pkt 1 ustawy z 30.6.2000 r. - Prawo własności przemysłowej (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 286 – dalej: jako PrWłPrzem). We wniosku i w trakcie postępowania wnoszący sprzeciw podniósł, że został wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem (...)20.11.2002 r. Zgodnie z wykazem przedmiot działalności obejmuje między innymi: produkcję soków z owoców i warzyw, destylowanie, rektyfikowanie i mieszanie alkoholi, produkcję win gronowych, produkcję cydru i pozostałych win owocowych, produkcję pozostałych niedestylowanych napojów fermentowanych, produkcję piwa, produkcję słodu, produkcję napojów bezalkoholowych, produkcję wód mineralnych i pozostałych wód butelkowanych. Zdaniem wnoszącego sprzeciw sporny znak towarowy jest identyczny w warstwie słownej z dystynktywną częścią firmy, pod którą działa w obrocie gospodarczym. Urząd Patentowy RP - działając na podstawie art. 246, art. 247 ust. 2 w zw. z art. 131 ust. 1 pkt 1 PrWłPrzem - unieważnił prawo ochronne na sporny znak towarowy. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z 21.2.2017 r. oddalił skargę uprawnionego z prawa ochronnego na sporny znak towarowy, zaś Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną. Z uzasadnienia Sądu O skuteczności zarzutów naruszenia przepisów postępowania nie decyduje każde uchybienie przepisów postępowania, lecz tylko i wyłącznie takie, które mogło mieć istotny wpływ na wynik sprawy. Przez „wpływ”, o którym mowa w art. 174 pkt 2 PostAdmU, rozumieć należy istnienie związku przyczynowego pomiędzy uchybieniem procesowym stanowiącym przedmiot zarzutu skargi kasacyjnej, a wydanym w sprawie zaskarżonym orzeczeniem sądu administracyjnego I instancji, który to związek przyczynowy, jakkolwiek nie musi być realny, to jednak musi uzasadniać istnienie hipotetycznej możliwości odmiennego wyniku sprawy. Wynikającym z przepisu art. 176 PostAdmU obowiązkiem strony wnoszącej skargę kasacyjną jest więc, nie tylko wskazanie podstaw kasacyjnych, lecz również ich uzasadnienie, co w odniesieniu do zarzutu naruszenia przepisów postępowania powinno się wiązać z uprawdopodobnieniem istnienia wpływu zarzucanego naruszenia na wynik. Jednakże autor skargi kasacyjnej tego nie uczynił. Ponadto autor skargi kasacyjnej nie powiązał przepisów KPA z art. 256 ust. 1 PrWłPrzem, który stanowi, że do postępowania spornego przez Urzędem Patentowym w sprawach nieuregulowanych w ustawie – Prawo własności przemysłowej stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego. Pomimo tych mankamentów natury formalnej co do postawionych zarzutów naruszenia przepisów postępowania, Naczelny Sąd Administracyjny orzekający w rozpoznawanej sprawie postanowił ustosunkować się do nich merytorycznie. W ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego, Sąd I instancji słusznie stwierdził, że Urząd Patentowy w postępowaniu administracyjnym nie naruszył żadnego ze wskazanych w petitum skargi kasacyjnej przepisów. Organ w sposób wyczerpujący rozpatrzył materiał dowodowy sprawy oraz dokonał jego wnikliwej, szczegółowej analizy i oceny, nie przekraczając przy tym granic swobodnej oceny dowodów, a zatem dokładnie wyjaśnił stan faktyczny sprawy w niezbędnym dla jej rozstrzygnięcia zakresie, a także precyzyjnie i jasno uzasadnił wydaną decyzję. Przede wszystkim wbrew twierdzeniom autora skargi kasacyjnej, UP prawidłowo stwierdził, że istnieje podobieństwo pomiędzy towarami pochodzącymi od uprawnionego z prawa ochronnego na znak towarowy a towarami pochodzącymi od wnoszącego sprzeciw. Bowiem bezsporne jest, że uprawniony w wykazie spornego prawa ochronnego wskazał: wody mineralne i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe, napoje owocowe i soki owocowe, syropy i inne preparaty do produkcji napojów (klasa 32) oraz napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), whisky, wino, wódka, brandy, arak (klasa 33). Natomiast wnoszący sprzeciw w KRS - jako przedmiot swojej działalności - wskazał również takie same towary co uprawniony, z wyjątkiem mocnych alkoholi, zaznaczając jednocześnie, że jego podstawowym produktem jest piwo. Urząd Patentowy prawidłowo stwierdził, co zaakceptował Sąd I instancji, że istnieje podobieństwo pomiędzy napojami alkoholowymi z klasy 33 pochodzącymi od uprawnionego a piwem pochodzącym od wnoszącego sprzeciw. Jak wskazał organ - chociaż procesy produkcji tych towarów różnią się - to należą one do kategorii napojów zawierających alkohol. Towary te nie tylko mają to samo przeznaczenie, gdyż są przeznaczone do picia, ale również są skierowane do tej samej kategorii odbiorców i zaspakajają te same potrzeby. Ponadto towary te są podawane w restauracja i barach, można je nabyć w tych samych miejscach, tj. w supermarketach albo sklepach specjalistycznych z alkoholem. Dodatkowo są one spożywane przy tych samych okazjach, a co więcej mogą byś spożywane łącznie. Podobnie w przypadku towarów z klasy 32, tj. wody mineralnej i gazowanej oraz innych napojów bezalkoholowych, napojów owocowych, soków owocowych, syropów i innych preparatów do produkcji napojów, a z drugiej strony piwa - istnieje pewien stopień podobieństwa. Towary te bowiem są względem siebie konkurencyjne, mają to samo przeznaczenie, są skierowane do tego samego kręgu odbiorców i są sprzedawane w analogicznych miejscach. Ponadto istnieje podobieństwo pomiędzy piwem bezalkoholowym a różnymi rodzajami napojów bezalkoholowych, które są towarami konkurencyjnymi, sprzedawanymi w sklepach w tych samych sekcjach. Towary wskazane w klasie 32 stanowią różne rodzaje napoje bezalkoholowe, które zazwyczaj są kupowane i spożywane przez odbiorców łącznie z napojami alkoholowymi oraz piwem jako ich uzupełnienie, lub też - w przypadku abstynencji - jako alternatywa dla napoju alkoholowego (towary konkurencyjne). Poza tym napoje bezalkoholowe mogą również stanowić substytuty napojów alkoholowych. Ponadto organ zasadnie stwierdził, że pierwszeństwo używania oznaczenia „Kormoran” przysługuje wnoszącemu sprzeciw, a nie uprawnionemu z prawa ochronnego na znak towarowy. W tym miejscu podkreślenia wymaga, że z jednolitej linii orzecznictwa zarówno Sądu Najwyższego i NSA wynika, że w przypadku kolizji między firmą (nazwą) przedsiębiorstwa a zarejestrowanym z „gorszym pierwszeństwem” znakiem towarowym priorytet przyznaje się prawu powstałemu wcześniej (wyrok NSA z 10.1.2002 r., II SA 3390/01). Zatem priorytet trzeba przyznać ochronie istniejącego już w chwili rejestracji znaku towarowego uprawnionego prawa podmiotowego wnoszącego sprzeciw do firmy (nazwy) przedsiębiorstwa (por. postanowienie SN z 30.9.1994 r., III CZP 109/94). W orzecznictwie przyjęto, że przesłanką unieważnienia prawa z rejestracji znaku towarowego na podstawie art. 131 ust. 1 pkt 1 PrWłPrzem jest naruszenie przez znak towarowy praw osobistych i majątkowych osób trzecich, w tym prawa do nazwy przedsiębiorstwa. Nazwa przedsiębiorstwa (firma) służy jego identyfikacji i wyróżnieniu w obrocie prawnym i gospodarczym. Jest również nośnikiem pewnych informacji o cechach i walorach prowadzonej przez nie działalności. Nieuprawnione zakłócanie tych funkcji nazwy przedsiębiorstwa narusza prawo do nazwy. O tym naruszeniu nie przesądza jednakże samo zarejestrowanie identycznego lub podobnego do nazwy znaku towarowego na rzecz innego przedsiębiorstwa. Wyłączność prawa do nazwy (firmy) nie jest bowiem zupełna. Jej granice wyznacza zasięg (terytorialny, przedmiotowy) faktycznej działalności używającego nazwy. Tylko w tych granicach może dojść do kolizji pomiędzy identycznymi lub podobnymi: nazwą i znakiem towarowym. Jeżeli więc ze względu na odrębność zakresów działania uprawnionego do nazwy i uprawnionego z rejestracji znaku towarowego nie istnieje niebezpieczeństwo wprowadzenia ich klientów w błąd co do tożsamości przedsiębiorstw albo też np. uprawniony z późniejszego znaku towarowego nie wykorzystuje renomy związanej z wcześniejszą (identyczną lub podobną) nazwą przedsiębiorstwa, to trudno mówić o kolizji tych dwóch praw i w konsekwencji o naruszeniu wcześniejszego prawa do nazwy przez późniejszy znak towarowy (wyrok NSA z 26.4.2006 r., II GSK 31/06). Natomiast, w przypadku kolizji między firmą (nazwą) przedsiębiorstwa a zarejestrowanym z "gorszym pierwszeństwem" znakiem towarowym priorytet przyznaje się prawu powstałemu wcześniej, co słusznie orzekł Naczelny Sąd Administracyjny. Wyrok NSA z 13.11.2019 r., II GSK 2807/17
Naczelny Sąd Administracyjny unieważnił prawo ochronne na sporny znak towarowy, a sąd wyższej instancji oddalił skargę uprawnionego. Decyzja oparta była na braku istotnego wpływu naruszeń procedury na wynik sprawy. Sąd uzasadnił, że istnieje podobieństwo między towarami obu stron i przyznał priorytet prawu powstałemu wcześniej.