Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd przez znak towarowy

Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd przez znak towarowy jest tematem złożonej publikacji, która analizuje relacje między stopniem podobieństwa znaków towarowych a ich oznaczanymi towarami. Przedstawia ona również stanowisko Trybunału dotyczące współzależności istotnych czynników przy ocenie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd przez znaki towarowe. Sprawa dotyczyła znaku HALLOUMI i zgłoszonego znaku BBQLOUMI dla sera, podkreślając znaczenie charakteru odróżniającego znaków oraz identyczności towarów. Wyrok Trybunału podkreślił konieczność uwzględnienia całościowego wrażenia wywieranego przez znaki na odbiorców.

Tematyka: prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd, znak towarowy, HALLOUMI, BBQLOUMI, Trybunał Sprawiedliwości, ochrona znaku towarowego

Oceniając prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd przez znak towarowy należy uwzględnić, czy niski
stopień podobieństwa kolidujących ze sobą znaków jest równoważony wyższym stopniem podobieństwa
towarów oznaczanych tymi znakami.
Stan faktyczny
Cypryjska fundacja na rzecz ochrony tradycyjnego cypryjskiego sera o nazwie Halloumi, (dalej jako: Fundacja)
zarejestrowała nazwę HALLOUMI jako unijny znak wspólny odnoszący się do sera. Powołując się na ten znak
usiłowała zapobiec w uzyskaniu przez bułgarską spółkę, również dla sera, graficznego znaku towarowego
zawierającego słowo BBQLOUMI.
Odwołanie
W odwołaniu Fundacja wnosiła o uchylenie wyroku Sądu Unii Europejskiej Foundation for the Protection of the
Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi/EUIPO – M.J. Dairies (BBQLOUMI) (T‑ 328/17; dalej jako: zaskarżony
wyrok), na mocy którego Sąd oddalił jej skargę na decyzję Czwartej Izby Odwoławczej Urzędu Unii Europejskiej ds.
Własności Intelektualnej (EUIPO) z 2017 r. (sprawa R 497/2016‑ 4) dotyczącą postępowania w sprawie sprzeciwu
(dalej jako: sporna decyzja). Wnosząca odwołanie podnosiła, że Sąd nie uwzględnił kryteriów, w świetle których
należy oceniać istnienie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w rozumieniu art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia
Rady (WE) Nr 207/2009 z 26.2.2009 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (Dz.Urz. L Nr 78 z 2009 r., s.
1).
Stanowisko TS
Prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd
W przypadku braku odmiennych postanowień art. 67–74 rozporządzenia Nr 207/2009 przepis art. 8 ust. 1 lit. b) tego
rozporządzenia jest stosowany do unijnych znaków wspólnych na podstawie art. 66 ust. 3 tego rozporządzenia
(wyrok The Tea Board/EUIPO, od C-673/15 P do C-676/15 P, pkt 46). Zgodnie z art. 8 ust. 1 lit. b) w wyniku
sprzeciwu właściciela wcześniejszego znaku towarowego zgłoszonego znaku towarowego nie rejestruje się, jeżeli
z powodu identyczności lub podobieństwa towarów lub usług oznaczanych zgłoszonym znakiem towarowym
i znakiem wcześniejszym istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd odbiorców na terytorium, na
którym wcześniejszy znak towarowy jest chroniony.
Rozpatrując sprawy dotyczące sprzeciwów opartych na wcześniejszych indywidualnych znakach towarowych,
Trybunał wielokrotnie orzekał, że prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd należy rozumieć jako
prawdopodobieństwo, iż odbiorcy mogą uznać, że towary lub usługi oznaczone wcześniejszym znakiem towarowym
oraz towary lub usługi oznaczone zgłoszonym znakiem towarowym pochodzą z tego samego przedsiębiorstwa lub
ewentualnie z przedsiębiorstw powiązanych gospodarczo (wyroki: Bimbo/OHIM, C-591/12 P, pkt 19; Hansson, C-
705/17, pkt 40). Niniejsza sprawa dotyczy wspólnego znaku towarowego, którego podstawową funkcją jest,
zgodnie z art. 66 ust. 1 rozporządzenia Nr 207/2009, odróżnianie towarów lub usług członków organizacji, która
jest właścicielem znaku, od towarów lub usług innych przedsiębiorstw (wyrok Der Grüne Punkt/EUIPO, C-
143/19 P, pkt 52). Zatem prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd w rozumieniu art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia
Nr 207/2009 należy postrzegać jako prawdopodobieństwo, iż odbiorcy mogą uznać, że towary lub usługi oznaczane
zarówno wcześniejszym znakiem towarowym, jak i zgłoszonym znakiem towarowym pochodzą od członków
organizacji, która jest właścicielem znaku wcześniejszego lub ewentualnie z przedsiębiorstw powiązanych
gospodarczo z tymi członkami lub z samą organizacją. Jednakże TS stwierdził, że orzecznictwo ustanawiające
kryteria, na podstawie których należy konkretnie oceniać, czy takie prawdopodobieństwo istnieje, może być
stosowane na gruncie spraw dotyczących wcześniejszego znaku wspólnego.
Trybunał podkreślił, że prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd należy oceniać całościowo, biorąc pod uwagę
wszystkie czynniki mające znaczenie w danej sprawie (wyrok Calvin Klein Trademark Trust/OHIM, C-254/09 P, pkt
44). Ocenę tę – w zakresie, w jakim dotyczy ona wizualnego, fonetycznego lub konceptualnego podobieństwa
kolidujących ze sobą znaków – należy oprzeć na całościowym wrażeniu wywieranym przez te znaki na właściwym
kręgu odbiorców (wyrok Bimbo/OHIM, pkt 21). Ponadto ta ocena zakłada pewną współzależność branych pod uwagę
czynników, w szczególności między podobieństwem znaków towarowych a podobieństwem oznaczanych nimi
towarów lub usług. Stąd niski stopień podobieństwa oznaczanych towarów lub usług może być kompensowany
wysokim stopniem podobieństwa znaków towarowych i odwrotnie (wyrok Hansson, C-705/17, pkt 43). Trybunał
stwierdził, że stopień charakteru odróżniającego wcześniejszego znaku towarowego, który określa zakres przyznanej

przez ten znak ochrony, jest jednym z czynników mających znaczenie w sprawie. W przypadku gdy charakter
odróżniający wcześniejszego znaku towarowego jest znaczny, okoliczność taka może zwiększyć
prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd. Z orzecznictwa TS wynika, że istnienie prawdopodobieństwa
wprowadzenia w błąd nie jest jednak wykluczone w przypadku słabo odróżniającego charakteru
wcześniejszego znaku towarowego (wyrok BSH/EUIPO, C-43/15 P, pkt 61, 62).
W przypadku gdy organizacja zgłasza do rejestracji w charakterze unijnego znaku wspólnego oznaczenie mogące
wskazywać pochodzenie geograficzne, należy do niej upewnienie się, że oznaczenie to zawiera elementy
umożliwiające konsumentowi odróżnienie towarów lub usług jej członków od towarów lub usług innych
przedsiębiorstw. Trybunał wskazał, że nawet przy założeniu, iż unijny znak wspólny HALLOUMI odsyła w sposób
dorozumiany, jak twierdzi Fundacja, do cypryjskiego pochodzenia geograficznego oznaczanych nim towarów, ten
znak towarowy musi pełnić swoją podstawową funkcję, czyli pozwalać na odróżnienie towarów lub usług członków
organizacji, która jest jego właścicielem, od towarów lub usług innych przedsiębiorstw. Ponadto, stopień charakteru
odróżniającego tego znaku stanowi czynnik istotny dla oceny, czy w przypadku tego znaku i zgłoszonego znaku
towarowego BBQLOUMI istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd w rozumieniu art. 8 ust. 1 lit. b)
rozporządzenia Nr 207/2009. Wynika z tego zdaniem Trybunału, że Sąd nie naruszył prawa, dokonując oceny
stopnia charakteru odróżniającego wcześniejszego znaku towarowego HALLOUMI i uwzględniając ten czynnik
w swojej ocenie istnienia prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd.
Kryterium współzależności istotnych czynników
Sąd stwierdził w pkt 70 zaskarżonego wyroku, że wcześniejszy znak towarowy HALLOUMI ma charakter słabo
odróżniający, natomiast w pkt 71 tego wyroku, że towary oznaczane kolidującymi ze sobą znakami towarowymi są
w części identyczne, a w części do pewnego stopnia podobne. Ponieważ te różne czynniki zostały w ten sposób
ocenione przez Sąd, zdaniem TS, powinien był wziąć je pod uwagę przy dokonywaniu całościowej oceny
uwzględniającej wzajemną zależność między tymi czynnikami, w szczególności zaś między podobieństwem
znaków towarowych a podobieństwem oznaczanych nimi towarów lub usług, przy czym niski stopień
podobieństwa między oznaczonymi towarami lub usługami mógłby być kompensowany wysokim stopniem
podobieństwa znaków towarowych i odwrotnie. Wynika z tego, że Sąd powinien był przynajmniej zbadać, czy
okoliczność, że znak towarowy HALLOUMI i zgłoszony znak towarowy BBQLOUMI są, zgodnie z jego oceną, jedynie
w niewielkim stopniu podobne pod względem wizualnym, fonetycznym i konceptualnym, jest kompensowana
w szczególności identycznością towarów oznaczanych przez każdy z tych znaków, tj. serów. Trybunał
podkreślił, że należy przeprowadzić ocenę uwzględniającą współzależność między istotnymi czynnikami, zatem takie
badanie było konieczne do celów ustalenia, czy zachodzi prawdopodobieństwo, że szeroki krąg odbiorców mógłby
błędnie uznać, iż towary lub usługi oferowane pod znakiem towarowym BBQLOUMI pochodzą z przedsiębiorstwa
zrzeszonego w organizacji będącej właścicielem znaku towarowego HALLOUMI. Trybunał uznał, że z zaskarżonego
wyroku nie wynika, aby Sąd należycie zbadał współzależność istotnych czynników.
Z pkt 71 zaskarżonego wyroku wynika, że Sąd oparł się na założeniu, iż w przypadku słabo odróżniającego
charakteru wcześniejszego znaku towarowego istnienie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd należy
wykluczyć z chwilą, gdy zostanie stwierdzone, że samo podobieństwo kolidujących ze sobą znaków towarowych nie
pozwala na ustalenie takiego prawdopodobieństwa. Trybunał podkreślił, że takie założenie jest błędne, ponieważ
okoliczność, że wcześniejszy znak towarowy ma charakter słabo odróżniający, nie wyklucza zaistnienia
prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd. W celu ustalenia, czy takie prawdopodobieństwo istnieje w świetle
wskazanego w orzecznictwie kryterium współzależności, konieczne było zbadanie, czy niski stopień podobieństwa
kolidujących ze sobą znaków jest kompensowany wyższym stopniem podobieństwa, a wręcz identycznością towarów
oznaczanych tymi znakami. Tymczasem ocena, której dokonał Sąd, zdaniem TS, nie zawiera w tym względzie
żadnych konkretnych rozważań. Reasumując TS orzekł, że dokonana przez Sąd analiza nie spełnia wymogu
całościowej oceny uwzględniającej współzależność istotnych czynników. Zatem Sąd nie zastosował się do
kryteriów, w świetle których należy przeprowadzić badanie zaistnienia prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd
w rozumieniu art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Nr 207/2009, i w ten sposób naruszył prawo.
Trybunał uchylił zaskarżony wyrok i przekazał sprawę Sądowi do ponownego rozpoznania.
W niniejszym wyroku Trybunał dokonał wykładni art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Nr 207/2009 (obecnie art. 8 ust. 1
lit. b rozporządzenia 2017/1001) doprecyzowując zakres określenia „prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd”
odbiorców na terytorium, na którym wcześniejszy wspólny znak towarowy jest chroniony. Trybunał powołał się na
dotychczasowe orzecznictwo, zgodnie z którym okoliczność, że wcześniejszy znak towarowy ma charakter słabo
odróżniający, nie wyklucza zaistnienia prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd. W takiej sytuacji każdorazowej
oceny wymaga kwestia, czy niski stopień podobieństwa kolidujących ze sobą znaków jest kompensowany wyższym
stopniem podobieństwa towarów oznaczanych tymi znakami.
Wyrok TS z 3.3.2020 r., Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi
przeciwko EUIPO, C-766/18 P

Trybunał uchylił zaskarżony wyrok i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania, podkreślając konieczność dokładnej oceny współzależności istotnych czynników przy badaniu prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd. Wyrok TS z 3.3.2020 r., Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi przeciwko EUIPO, C-766/18 P, jest istotnym dokumentem wyjaśniającym zakres określenia 'prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd' na tle znaków towarowych.