Wygaśnięcie prawa do znaku towarowego ze względu na brak rzeczywistego używania

Publikacja omawia kwestię wygaśnięcia prawa do znaku towarowego z powodu braku rzeczywistego używania. Przeanalizowane są przypadki, w których właściciel znaku próbuje domagać się odszkodowania za naruszenia, mimo że jego prawa wygasły. Przytoczone są decyzje sądowe i interpretacje przepisów unijnych oraz krajowych dotyczących tej problematyki.

Tematyka: wygaśnięcie prawa, znak towarowy, rzeczywiste używanie, odszkodowanie, naruszenie prawa, interpretacja przepisów, Trybunał Sprawiedliwości, TS, regulacje krajowe, przepisy unijne

Publikacja omawia kwestię wygaśnięcia prawa do znaku towarowego z powodu braku rzeczywistego używania. Przeanalizowane są przypadki, w których właściciel znaku próbuje domagać się odszkodowania za naruszenia, mimo że jego prawa wygasły. Przytoczone są decyzje sądowe i interpretacje przepisów unijnych oraz krajowych dotyczących tej problematyki.

Od regulacji krajowych zależy, czy właściciel znaku towarowego, którego prawa wygasły ze względu na
nieużywanie tego znaku, może żądać odszkodowania za szkodę poniesioną wskutek używania podobnego
oznaczenia przez osobę trzecią dla podobnych towarów lub usług.
Stan faktyczny
X prowadzi sprzedaż napojów alkoholowych i spirytusowych. W 2005 r. wniósł o rejestrację, we francuskim instytucie
własności przemysłowej, półgraficznego znaku towarowego SAINT GERMAIN. Znak ten został zarejestrowany
w 2006 r. dla towarów i usług należących do klas 30, 32 i 33 w rozumieniu Porozumienia nicejskiego dotyczącego
międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług dla celów rejestracji znaków. Odpowiadał on zwłaszcza napojom
alkoholowym lub esencjom alkoholowym. Po tym jak X dowiedział się, że C dystrybuuje pod nazwą „St-Germain”
likier produkowany przez D i E, X wniósł w czerwcu 2012 r. powództwo przeciwko tym trzem spółkom do sądu
w Paryżu o stwierdzenie naruszenia prawa do znaku towarowego przez reprodukowanie lub, posiłkowo, imitację.
W równoległym postępowaniu sąd okręgowy w Nanterre (Francja) wyrokiem z lutego 2013 r. stwierdził wygaśnięcie
praw X do znaku towarowego SAINT GERMAIN od maja 2011 r. Wyrok ten uprawomocnił się, ale przed sądem
w Paryżu X podtrzymał swoje żądania dotyczące stwierdzenia naruszenia prawa do znaku towarowego w odniesieniu
do okresu poprzedzającego datę wygaśnięcia i nieobjętego przedawnieniem, czyli okresu pomiędzy czerwcem 2009
r. a majem 2011 r. Zostały one w całości oddalone z uzasadnieniem, że po dokonaniu zgłoszenia rozpatrywanego
znaku towarowego nie był on wykorzystywany.
Pytanie prejudycjalne
Czy art. 5 ust. 1 lit. b), art. 10 ust. 1 akapit pierwszy i art. 12 ust. 1 akapit pierwszy dyrektywy Parlamentu
Europejskiego i Rady 2008/95/WE z 22.10.2008 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich
odnoszących się do znaków towarowych (Dz.Urz. L Nr 299 z 2008 r., s. 25) należy interpretować w ten sposób, że
właściciel znaku towarowego, którego prawa wygasły po upływie okresu pięciu lat od rejestracji z uwagi na to, że
znak ten nie był rzeczywiście używany w danym państwie członkowskim w odniesieniu do towarów lub usług, dla
których został on zarejestrowany, zachowuje prawo do żądania odszkodowania za szkodę poniesioną wskutek
używania przez osobę trzecią przed datą wygaśnięcia podobnego oznaczenia dla identycznych lub podobnych
towarów lub usług, co powodowało możliwością pomylenia z jego znakiem towarowym?
Stanowisko TS
Z orzecznictwa TS wynika, że art. 15 ust. 1 i art. 51 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Rady (WE) Nr 207/2009 z 26.2.2009
r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (Dz.Urz. L Nr 78 z 2009 r., s. 1) przyznają właścicielowi znaku
towarowego w odniesieniu do rozpoczęcia rzeczywistego używania jego znaku towarowego okres odroczenia,
w czasie którego może on powołać się na podstawie art. 9 ust. 1 tego rozporządzenia na prawo wyłączne wynikające
z tego znaku w odniesieniu do wszystkich towarów i usług, dla których ten znak został zarejestrowany, bez
konieczności wykazywania takiego używania (wyrok Länsförsäkringar, C-654/15, pkt 26). Aby określić zgodnie z art.
9 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Nr 207/2009, czy towary lub usługi domniemanego sprawcy naruszenia oraz towary lub
usługi objęte rozpatrywanym unijnym znakiem towarowym wykazują identyczność lub podobieństwo, należy zdaniem
TS ocenić – w okresie pięciu lat następujących po rejestracji unijnego znaku towarowego – zakres wyłącznego prawa
przyznanego na mocy tego przepisu, mając na uwadze towary i usługi, dla których została dokonana rejestracja,
a nie to, w jaki sposób właściciel mógł używać tego znaku towarowego w tym okresie.
Trybunał stwierdził, że art. 9 ust. 1, art. 15 ust. 1 i art. 51 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Nr 207/2009 odpowiadają art. 5
ust. 1, art. 10 ust. 1 akapit pierwszy i art. 12 ust. 1 akapit pierwszy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady
2008/95/WE z 22.10.2008 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do
znaków towarowych (Dz.Urz. L Nr 299 z 2008 r., s. 25). Zatem orzecznictwo dotyczące tych przepisów
rozporządzenia Nr 207/2009 powinno być stosowane w drodze analogii do celów wykładni przywołanych przepisów
dyrektywy 2008/95.
Trybunał stwierdził, że od chwili upływu okresu pięciu lat następujących po rejestracji unijnego znaku towarowego na
zakres tego wyłącznego prawa może mieć wpływ ustalenie – dokonane w następstwie podniesienia roszczenia
wzajemnego lub podjęcia obrony co do istoty sprawy przez osobę trzecią w ramach postępowania w sprawie
naruszenia – że właściciel w tym momencie jeszcze nie rozpoczął rzeczywistego używania swojego znaku




towarowego w odniesieniu do części lub ogółu towarów lub usług, dla których znak ten został zarejestrowany (wyrok
Länsförsäkringar, pkt 28).
Sąd odsyłający twierdził, że niniejsza sprawa różni się od sprawy, w której zapadł wyrok Länsförsäkringar, ponieważ
dotyczy ona właśnie kwestii zakresu prawa wyłącznego po upływie okresu odroczenia, gdy stwierdzono już
wygaśnięcie prawa do znaku towarowego.
Zgodnie z motywem 6 dyrektywy 2008/95, który stanowi w szczególności, że państwa członkowskie powinny
zachować swobodę ustalenia skutków wygaśnięcia lub nieważności znaków towarowych. Trybunał stwierdził, że ta
dyrektywa pozostawiła ustawodawcy krajowemu pełną autonomię co do określenia daty, w której
wygaśnięcie prawa do znaku towarowego wywołuje skutki. Ponadto z art. 11 ust. 3 dyrektywy 2008/95 wynika,
że państwa członkowskie zachowują swobodę co do możliwości postanowienia, iż w przypadku wystąpienia
z roszczeniem wzajemnym o stwierdzenie wygaśnięcia prawa do znaku znak towarowy nie może być skutecznie
powoływany w postępowaniu w sprawie naruszenia, jeżeli w wyniku wniesionego zarzutu stwierdzono, że znak
towarowy podlega wygaśnięciu na podstawie art. 12 ust. 1 tej dyrektywy.
Francuskie regulacje przewidują, że skutki wygaśnięcia prawa do znaku z powodu nieużywania następują z upływem
pięciu lat następujących po jego rejestracji. Ponadto, francuski ustawodawca nie skorzystał z uprawnienia
przewidzianego w art. 11 ust. 3 dyrektywy 2008/95. Zatem TS stwierdził, że zgodnie z tym krajowym prawem
właściciel danego znaku towarowego ma możliwość powoływania się, po upływie okresu odroczenia, na dokonane
podczas tego okresu naruszenia prawa wyłącznego wynikającego z tego znaku, nawet jeśli nastąpiło wygaśnięcie
praw tego właściciela do owego znaku.
Z art. 13 ust. 1 akapit pierwszy dyrektywy 2004/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 29.4.2004 r. w sprawie
egzekwowania praw własności intelektualnej (Dz.U. 2004, L 157, s. 45) wynika, że zgodnie z którym odszkodowanie
powinno być odpowiednie do rzeczywistego uszczerbku, jaki właściciel znaku towarowego poniósł w wyniku
naruszenia. Trybunał stwierdził, że sam brak używania znaku towarowego nie stoi na przeszkodzie przyznaniu
odszkodowania związanego z popełnieniem czynów stanowiących naruszenie prawa do znaku. Jednakże ta
okoliczność pozostaje istotnym elementem, który należy wziąć pod uwagę w celu ustalenia istnienia i,
w odpowiednim przypadku, zakresu szkody poniesionej przez właściciela, a tym samym wysokości odszkodowania,
którego może on ewentualnie dochodzić.
Reasumując TS orzekł, że art. 5 ust. 1 lit. b), art. 10 ust. 1 akapit pierwszy i art. 12 ust. 1 akapit pierwszy w zw.
z motywem 6 dyrektywy 2008/95 należy interpretować w ten sposób, iż pozostawiają one państwom
członkowskim możliwość zezwolenia na to, aby właściciel znaku towarowego, którego prawa wygasły po
upływie okresu pięciu lat od rejestracji z uwagi na to, że znak ten nie był rzeczywiście używany w danym
państwie członkowskim w odniesieniu do towarów lub usług, dla których został on zarejestrowany, zachował
prawo do żądania odszkodowania za szkodę poniesioną wskutek używania przez osobę trzecią przed datą
wygaśnięcia podobnego oznaczenia dla identycznych lub podobnych towarów lub usług, co skutkowało
możliwością pomylenia z jego znakiem towarowym.
Z niniejszego wyroku wynika, że do wyłącznych kompetencji państwa członkowskiego należy określenie daty, od
której wywołuje skutki wygaśnięcie prawa do znaku towarowego. Tym samym to państwo członkowskie decyduje, czy
właściciel znaku towarowego, którego prawa wygasły – po upływie okresu pięciu lat od rejestracji ze względu na
nieużywanie tego znaku w tym państwie – zachował prawo do żądania odszkodowania za szkodę poniesioną
w wyniku używania przez osobę trzecią przed datą wygaśnięcia podobnego oznaczenia dla identycznych lub
podobnych towarów lub usług. Na marginesie należy zauważyć, że obecnie w tym zakresie obowiązują przepisy
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2436 z 16.12.2015 r. mająca na celu zbliżenie ustawodawstw
państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych, jednakże stanowisko TS przedstawione
w prezentowanym wyroku zachowuje aktualność.
Wyrok TS z 26.3.2020 r., Cooper International Spirits i in., C-622/18







Trybunał Stwierdził, że właściciel znaku towarowego, którego prawa wygasły ze względu na brak używania, może nadal domagać się odszkodowania za szkodę wynikłą z podobnego oznaczenia używanego przez osobę trzecią przed datą wygaśnięcia. Warto zauważyć, że obecne przepisy UE także pozostawiają państwom członkowskim autonomię w tej kwestii.