Skutki zgłoszenia znaku towarowego w złej wierze

Wykazanie, że uprawniony uzyskał prawo działając w złej wierze powoduje, że nie ma zastosowania art. 165 ust. 1 pkt 1 PrWłPrzem - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny. W sprawie unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy supER GLUE doszło do konfrontacji między wnioskodawcą a uprawnionym, gdzie kluczową kwestią była rzekoma zła wiara przy zgłoszeniu znaku towarowego. Decyzja Urzędu Patentowego RP oraz wyroki sądów potwierdziły, że działanie w złej wierze stanowi podstawę unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy, pomimo upływu 5-letniego terminu.

Tematyka: znak towarowy, zła wiara, unieważnienie prawa ochronnego, Naczelny Sąd Administracyjny, interes prawny

Wykazanie, że uprawniony uzyskał prawo działając w złej wierze powoduje, że nie ma zastosowania art. 165
ust. 1 pkt 1 PrWłPrzem - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
Opis stanu faktycznego
17.5.2005 r. wpłynął do Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej (dalej: Urząd Patentowy RP, UPRP, organ)
wniosek A. z siedzibą w S. (dalej: wnioskodawca) o unieważnienie prawa ochronnego udzielonego na słowno-
graficzny znak towarowy supER GLUE o nr R.105379 na rzecz W. G. prowadzącej działalność gospodarczą pod
nazwą Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe G. z siedzibą w Ł. (dalej: uprawniony). Sporny znak,
z pierwszeństwem od 7.9.1995 r. jest przeznaczony do oznaczania towarów w klasach 1, 3 i 16, a mianowicie: kleje
do celów przemysłowych, kleje inne niż do papierów lub użytku domowego, zwłaszcza do naprawy stłuczonych
przedmiotów i do obuwia, kleje do przymocowywania sztucznych włosów i paznokci, kleje do: materiałów
piśmiennych, użytku domowego, papieru.
Jako podstawę prawną swojego żądania wnioskodawca wskazał art. 8 pkt 1 i pkt 2 oraz art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy
z 31.1.1985 r. o znakach towarowych (Dz.U. Nr 5, poz. 17 ze zm.; dalej jako: ZnTowU) w zw. z art. 164 i art. 315 ust.
3 ustawy z 30.6.2000 r. - Prawo własności przemysłowej (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 776; dalej jako: PrWłPrzem17).
Uzasadniając interes prawny wynikający z art. 164 PrWłPrzem17 wnioskodawca powołał się na własne uprawnienia
z tytułu zarejestrowanych znaków towarowych o nr R.87157 i R.87158, zgłoszonych z wcześniejszym
pierwszeństwem od 20.9.1993 r., których warstwa graficzna, w tym kolorystyka, została bezprawnie przejęta
i wykorzystana przez uprawnionego w spornym znaku towarowym.
Ponadto stwierdził, że zgłoszenie spornego znaku towarowego zostało dokonane w złej wierze, ze świadomością, że
zgłaszany jest cudzy znak towarowy, ponieważ uprawniony znał dokładną formę znaku towarowego wnioskodawcy
i zgłosił dwa najistotniejsze elementy, kopiując formę graficzną i kolorystykę. Wskazał, że w tej sytuacji próby
wnioskodawcy wejścia na rynek z towarami oznaczanymi znakami o nr R.87157 i R.87158 spotkały się z odmową
polskich dystrybutorów, którzy obawiali się skutków działań prawnych ze strony uprawnionego ze spornego znaku
towarowego. Stwierdził w konsekwencji, że nie może on skutecznie wykonywać swoich praw podmiotowych
w Polsce, ponieważ na przeszkodzie stoi decyzja UPRP o udzieleniu prawa na sporny znak towarowy.
Decyzją z dnia (...) października 2017 r. Urząd Patentowy RP - działając na podstawie art. 8 pkt 1 ZnTowU w zw.
z art. 315 ust. 3 PrWłPrzem17 oraz art. 165 ust. 2 PrWłPrzem17 - unieważnił prawo ochronne na sporny znak
towarowy.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z 24.10.2018 r., sygn. akt VI SA/Wa 1007/18, oddalił
skargę W. G. na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia (...) października 2017 r. Nr (...)
w przedmiocie unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy.
Skargę kasacyjną W.G. oddalił Naczelny Sąd Administracyjny.
Z uzasadnienia Sądu
Wbrew twierdzeniom skarżącego kasacyjnie Sąd I instancji trafnie podzielił stanowisko Urzędu Patentowego, który
wyczerpująco rozpatrzył i ocenił zebrany w sprawie materiał dowodowy, w tym ocenił zarówno dowody
przedstawione przez wnioskodawcę, jak i przedłożone przez uprawnionego i szeroko uzasadnił swoje stanowisko.
W tym miejscu nie ma potrzeby ponownie opisywać ciągu zdarzeń związanych ze zgłoszeniem i uzyskaniem przez
uprawnionego prawa ochronnego na sporny znak towarowy. Naczelny Sąd Administracyjny podziela stanowisko
Sądu I instancji, że ciąg zdarzeń przedstawiony przez wnioskodawcę, a związany ze zgłoszeniem i uzyskaniem przez
uprawionego prawa na sporny znak towarowy supER GLUE świadczy, że uprawniony zamierzał wykorzystać cudzy
znak by opatrywać nim własne produkty. Trafnie stwierdził Sąd I instancji, że analiza poszczególnych okoliczności
i zdarzeń przedstawionych przez wnioskodawcę i uprawnionego, ułożenie ich w ciąg chronologiczny prowadzi do
logicznych wniosków, z których wynika, że zgłaszając sporny znak do ochrony uprawniony działał w złej wierze, gdyż
był świadomy, że oznaczenie to służy innemu podmiotowi, tj. wnioskodawcy, który tym oznaczeniem oznaczał własne
produkty wprowadzone na rynek polski. (…)
Sąd I instancji trafnie uznał, że niepełne uzasadnienie organu co do posiadania przez wnioskodawcę interesu
prawnego w oparciu o autorskie prawa majątkowe nie miała istotnego wpływu na wynik sprawy, ponieważ

interesu prawnego wnioskodawcy organ również upatrywał w tym, że wnioskodawca jest realnym
konkurentem uprawnionego i produkuje te same towary, tj. szybkoschnące kleje cyjanoakrylowe.
Nieusprawiedliwiony jest zarzut naruszenia przez Sąd I instancji art. 164 PrWłPrzem17 poprzez nieprawidłową
wykładnię pojęcia interesu prawnego, która nie odpowiada – zdaniem kasatora – cechom interesu prawnego
przyjętym w orzecznictwie.
W ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego Sąd I instancji dokonał prawidłowej wykładni art. 164 PrWłPrzem17
i właściwie wyłożył pojęcie interesu prawnego wnioskodawcy w postępowaniu o unieważnienie prawa ochronnego na
sporny znak towarowy. Zgodnie z doktryną i orzecznictwem – jak wykazano powyżej – należy ten interes przypisać
realnemu konkurentowi, którego działalność pokrywa się z działalnością uprawnionego i który ma zamiar wprowadzić
na rynek produkty podobne do produktów uprawnionego. Należy opowiedzieć się za szerokim ujęciem pojęcia
interesu prawnego w postępowaniu o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy. Takie szerokie
ujęcie zostało potwierdzone zmianą treści art. 164 PrWłPrzem17, dokonaną przez ustawodawcę w ustawie
z 11.9.2015 r. o zmianie ustawy - Prawo własności przemysłowej (Dz.U. z 2015 r. poz. 1615), który wykreślił wymóg
wykazania przez wnioskodawcę interesu prawnego w postępowaniu o unieważnienie prawa ochronnego na znak
towarowy. Jak bowiem zaznaczono w uzasadnieniu projektu do tej nowelizacji, która wprawdzie nie obowiązywała
w stanie prawnym rozpoznawanej sprawy, ale pokazuje tendencję co do ujęcia interesu prawnego, że w zakresie
zmian dotyczących ustania prawa ochronnego, kluczowe znaczenie ma odstąpienie od przesłanki interesu prawnego
we wszczęciu postępowania o unieważnienie prawa ochronnego. Ten interes bowiem nie jest wymagany w unijnym
prawie znaków towarowych i w przepisach prawa znaków towarowych co najmniej większości państw członkowskich
UE. Ponadto, na tle dotychczasowego orzecznictwa, istnieją duże trudności interpretacyjne odnośnie do tej
przesłanki.
Nietrafne są również zarzuty naruszenia art. 165 ust. 2 PrWłPrzem17, zawarte w pkt II ppkt 2) i 3) petitum skargi
kasacyjnej. Jej autor upatruje naruszenia tego przepisu w nieprawidłowej jego wykładni oraz jego niewłaściwym
zastosowaniu przez Sąd I instancji.
W ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego Sąd I instancji dokonał jego prawidłowej wykładni i zastosowania
w rozpoznawanej sprawie. Sąd I instancji słusznie stwierdził w uzasadnieniu zaskarżonego wyroku, że
w rozpoznawanej sprawie zaistniały okoliczności z art. 165 ust. 2 PrWłPrzem17, tzn. zgłoszenie spornego znaku
przez uprawnionego, który działał w złej wierze i w związku z tym wnioskodawca może wystąpić z wnioskiem
o unieważnienie prawa ochronnego na sporny znak towarowy pomimo upływu 5-letniego terminu. Ponadto
wykazanie, że uprawniony uzyskał prawo, działając w złej wierze powoduje, że nie ma zastosowania ust. 1 art. 165
PrWłPrzem17, jak wyraźnie stanowi art. 165 ust. 2 PrWłPrzem17, a zatem nie ma zastosowania w takim przypadku
również art. 165 ust. 1 pkt 1 PrWłPrzem17. Natomiast wykazanie w postępowaniu przed Urzędem Patentowym RP,
że uprawniony uzyskał prawo działając w złej wierze – jak słusznie stwierdził Sąd I instancji – stanowi samodzielną
podstawę unieważnienia.
W postępowaniu spornym o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy status strony bezspornie
przysługuje konkurentowi właściciela spornego prawa wyłącznego. Stan faktyczny, w którym ze strony innego
podmiotu gospodarczego - konkurenta na danym rynku, dochodzi do uniemożliwienia lub ograniczenia korzystania
przez właściciela z posiadanego wyłącznego prawa ochronnego lub zagrożenia korzystania z tego prawa, daje - ze
względu na naruszone prawo swobody prowadzenia działalności gospodarczej - podstawę do domagania się
ochrony m.in. w postępowaniu administracyjnym uniemożliwiającym dalsze naruszanie. W realiach analizowanej
sprawy, Sąd I instancji słusznie uznał, że wnioskodawca ma interes prawny w unieważnieniu prawa ochronnego na
sporny znak towarowy. Podobnie słusznie przyjęto, że wnioskodawca wykazał, że jest realnym konkurentem
skarżącego na rynku. Ponadto, wykazanie, że uprawniony uzyskał prawo działając w złej wierze powoduje, że nie ma
zastosowania art. 165 ust. 1 pkt 1 PrWłPrzem17.
Wyrok NSA 5.2.2020 r., II GSK 545/19

Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną W.G., potwierdzając, że wykazanie uzyskania prawa działając w złej wierze wyklucza zastosowanie art. 165 ust. 1 pkt 1 PrWłPrzem17. Sąd podkreślił istotę interesu prawnego wnioskodawcy w postępowaniu o unieważnienie prawa ochronnego na sporny znak towarowy oraz konieczność ochrony konkurencji na rynku.