Magazynowanie towarów naruszających prawo do znaku towarowego
Podmiot, który składował dla osoby trzeciej towary naruszające prawo do znaku towarowego nieświadomie działał zgodnie z prawem UE. Sprawa dotyczyła magazynowania flakonów perfum opatrzonych spornym znakiem. TS ustalił, że podmiot nie magazynował tych towarów w celu ich oferowania lub wprowadzania do obrotu, co wyklucza naruszenie przepisów dotyczących znaku towarowego.
Tematyka: znak towarowy, magazynowanie, prawo UE, Coty Germany, Amazon, sprzedaż, obieg handlowy, perfumy, unijny znak towarowy, wyrok TS
Podmiot, który składował dla osoby trzeciej towary naruszające prawo do znaku towarowego nieświadomie działał zgodnie z prawem UE. Sprawa dotyczyła magazynowania flakonów perfum opatrzonych spornym znakiem. TS ustalił, że podmiot nie magazynował tych towarów w celu ich oferowania lub wprowadzania do obrotu, co wyklucza naruszenie przepisów dotyczących znaku towarowego.
Podmiot, który składuje dla osoby trzeciej towary naruszające prawo do znaku towarowego nie wiedząc o tym, działa zgodnie z prawem UE. Stan faktyczny Coty Germany GmbH (dalej jako: Coty) posiada licencję na unijny znak towarowy DAVIDOFF chroniony dla następujących towarów: „środki perfumeryjne, olejki eteryczne i kosmetyki”. Amazon Services Europe Sàrl (dalej jako: ASE) oferuje sprzedawcom zewnętrznym możliwość ogłaszania ofert sprzedaży ich towarów w części „Amazon- Marketplace” witryny internetowej www.amazon.de. W przypadku sprzedaży umowy dotyczące tych towarów są zawierane między tymi sprzedawcami zewnętrznymi a nabywcami. Ponadto, sprzedawcy zewnętrzni mają możliwość przechowywania towarów przez spółki należące do koncernu Amazon. Wysyłka tych towarów jest realizowana przez zewnętrznych usługodawców. W maju 2014 r. zatrudniony przez Coty „tajemniczy klient” zakupił przez stronę internetową www.amazon.de flakon perfum „Davidoff Hot Water EdT 60 ml” oferowany do sprzedaży przez sprzedającą zewnętrzną i wysłany przez koncern Amazon. Coty wystosowała do tej sprzedającej wezwanie po którym sprzedająca zobowiązała się do zaprzestania naruszeń. Następnie Coty wezwała ASE do wydania wszystkich flakonów perfum opatrzonych spornym znakiem towarowym, przechowywanych na rachunek sprzedającej. ASE wysłał do Coty przesyłkę zawierającą 30 flakonów perfum z których 11 pochodziło z zapasów innego sprzedawcy. Wówczas Coty zażądała podania nazwiska i adresu tego innego sprzedawcy, ale ASE odmówiła. Uznając, że zachowanie ASE narusza prawo do spornego znaku towarowego, Coty zażądała w szczególności, aby spółce nakazano zaniechania magazynowania lub wysyłki w RFN, w obrocie handlowym, perfum opatrzonych znakiem towarowym Davidoff Hot Water, jeżeli te towary nie zostały wprowadzone do obrotu w UE za jej zgodą. Pytanie prejudycjalne Czy art. 9 ust. 2 lit. b) rozporządzenia Rady (WE) Nr 207/2009 z 26.2.2009 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (Dz.Urz. L Nr 78 z 2009 r., s. 1) oraz art. 9 ust. 3 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 z 14.6.2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (Dz.Urz. L Nr 154 z 2017 r., s. 1) należy interpretować w ten sposób, że podmiot, który składuje dla osoby trzeciej towary naruszające prawo do znaku towarowego, nie wiedząc o tym naruszeniu, należy uznać za podmiot magazynujący te towary w celu ich oferowania lub wprowadzania do obrotu w rozumieniu tych przepisów, jeżeli podmiot ten nie realizuje tych celów osobiście? Stanowisko TS Zgodnie z art. 9 ust. 1 rozporządzenia 207/2009, którego istota została powtórzona w art. 9 ust. 1 i 2 rozporządzenia 2017/1001, unijny znak towarowy przyznaje właścicielowi wyłączne prawo do uniemożliwienia wszelkim osobom trzecim używania w obrocie handlowym oznaczenia identycznego z tym znakiem towarowym w odniesieniu do towarów lub usług, które są identyczne z tymi, dla których ten znak towarowy został zarejestrowany, lub oznaczenia, w przypadku którego – z powodu identyczności z unijnym znakiem towarowym lub podobieństwa do niego i z powodu identyczności lub podobieństwa towarów lub usług chronionych tym znakiem – istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia odbiorców w błąd, lub oznaczenia identycznego z unijnym znakiem towarowym lub do niego podobnego w odniesieniu do towarów lub usług, które nie są podobne do tych, dla których ten znak towarowy został zarejestrowany, w przypadku gdy cieszy się on renomą w UE i używanie tego oznaczenia bez uzasadnionej przyczyny przynosi nienależną korzyść z odróżniającego charakteru lub renomy znaku towarowego bądź jest dla nich szkodliwe. Artykuł 9 ust. 2 rozporządzenia 207/2009, którego istota została powtórzona w art. 9 ust. 3 rozporządzenia 2017/1001, wymienia w sposób niewyczerpujący rodzaje używania, których właściciel znaku towarowego może zakazać na podstawie art. 9 ust. 1 rozporządzenia 207/2009 i art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2017/1001 (wyrok TS z 23.3.2010 r., Google France i Google, od C-236/08 do C-238/08, pkt 65). Wśród nich, w art. 9 ust. 2 lit. b) rozporządzenia 2007/2009, którego istota została powtórzona w art. 9 ust. 3 lit. b) rozporządzenia 2017/1001, wskazano oferowanie towarów, wprowadzanie ich do obrotu lub ich magazynowanie w tym celu. W niniejszej sprawie ASE jedynie składowała odnośne towary, nie oferując ich osobiście do sprzedaży ani nie wprowadzając do obrotu oraz nie zamierzała też oferować tych towarów ani wprowadzać ich do obrotu. Trybunał wskazał, że ani rozporządzenie 207/2009, ani rozporządzenie 2017/1001 nie definiują pojęcia „używania” w rozumieniu art. 9 tych rozporządzeń. Z orzecznictwa TS wynika, że zgodnie ze zwykłym rozumieniem wyrażenie „używania” wymaga czynnego zachowania i bezpośredniego lub pośredniego kierowania czynnością stanowiącą używanie. Trybunał wskazał, że art. 9 ust. 2 rozporządzenia 207/1001 wymieniający w sposób niewyczerpujący rodzaje używania, których właściciel znaku towarowego może zakazać, dotyczy wyłącznie aktywnych zachowań osoby trzeciej. Trybunał przypomniał również, że celem tych przepisów jest przyznanie właścicielowi instrumentu prawnego pozwalającego mu zakazać wszelkiego używania jego znaku towarowego przez osobę trzecią bez jego zgody – i tym samym je zakończyć. Niemniej jedynie osoba trzecia, która bezpośrednio lub pośrednio kieruje czynnością stanowiącą używanie, może faktycznie zakończyć to używanie i dostosować się w ten sposób do tego zakazu (wyrok TS z 3.3. 2016 r., Daimler, C-179/15, pkt 41). Zgodnie z jednolitą linią orzeczniczą TS używanie przez osobę trzecią oznaczenia identycznego ze znakiem towarowym lub podobnego wymaga co najmniej, aby oznaczenie to było wykorzystywane przez tę osobę w ramach jej własnej komunikacji handlowej (wyrok Google France i Google, pkt 56). Dany podmiot może umożliwić swoim klientom używanie oznaczeń identycznych ze znakami towarowymi lub do nich podobnymi, nie używając tych oznaczeń osobiście. Trybunał uznał, w odniesieniu do administrowania platformą handlu elektronicznego, że używanie oznaczeń identycznych ze znakami towarowymi lub do nich podobnych w ofertach sprzedaży wyświetlanych w serwisie rynku elektronicznego online jest dokonywane przez klientów-sprzedających operatora tego rynku, a nie przez samego operatora (wyrok TS z 12.7.2011 r., L’Oréal i in., C-324/09, pkt 103). W odniesieniu do przedsiębiorstwa, którego główna działalność polega na rozlewaniu do puszek napojów wytwarzanych przez nie samo lub przez osoby trzecie TS stwierdził, że usługodawca, który ogranicza się do napełniania na zlecenie i według instrukcji osoby trzeciej puszek już opatrzonych oznaczeniami podobnymi do znaków towarowych i tym samym do wykonywania po prostu technicznej części procesu produkcji towaru końcowego – przy czym nie ma najmniejszego interesu w odniesieniu do zewnętrznego przedstawienia tych puszek, a w szczególności do oznaczeń tam widniejących – sam nie dokonuje „używania” tych oznaczeń, ale tworzy jedynie techniczne warunki niezbędne do tego, aby ta osoba trzecia mogła dokonywać takiego używania (wyrok z 15.12.2011 r., Frisdranken Industrie Winters, C-119/10, pkt 30). Z treści art. 9 ust. 2 lit. b) rozporządzenia 207/2009 wynika, że ten przepis dotyczy konkretnie oferowania towarów, wprowadzania ich do obrotu, ich magazynowania „w tym celu” czy też świadczenia usług pod danym oznaczeniem. Wynika stąd, że aby składowanie towarów opatrzonych oznaczeniami identycznymi ze znakami towarowymi lub do nich podobnymi mogło zostać zakwalifikowane jako „używanie” tych oznaczeń, konieczne jest jeszcze – jak stwierdził rzecznik generalny w pkt 67 opinii – żeby podmiot gospodarczy dokonujący tego składowania sam dążył do realizacji celu, o którym mowa w tym przepisie, a polegającego na oferowaniu towarów lub ich wprowadzaniu do obrotu. W przeciwnym przypadku nie sposób przyjąć, że czynność stanowiąca używanie jest czynem tego podmiotu ani że oznaczenie jest wykorzystywane w ramach jego własnej komunikacji handlowej. Trybunał stwierdził, że w niniejszej sprawie ASE osobiście nie dokonuje używania oznaczenia w ramach własnej komunikacji handlowej. Jednakże zdaniem TS ten wniosek nie wpływa na możliwość uznania, że ASE dokonuje osobiście używania oznaczenia w odniesieniu do flakonów perfum, które magazynowałyby nie na rachunek sprzedawców zewnętrznych, lecz na własny rachunek lub które, w braku możliwości zidentyfikowania sprzedawców zewnętrznych, byłyby oferowane do sprzedaży przez te pozwane osobiście. Z orzecznictwa TS wynika, że w zakresie, w jakim podmiot gospodarczy umożliwił innemu podmiotowi używanie znaku towarowego, jego rolę należy oceniać z perspektywy innych norm prawnych niż art. 9 rozporządzenia 207/2009 lub art. 9 rozporządzenia 2017/1001 (wyrok Google France i Google, pkt 57), takich jak art. 14 ust. 1 dyrektywy 2000/31 lub art. 11 zdanie pierwsze dyrektywy 2004/48. Reasumując TS orzekł, że art. 9 ust. 2 lit. b) rozporządzenia 207/2009 oraz art. 9 ust. 3 lit. b) rozporządzenia 2017/1001 należy interpretować w ten sposób, że podmiot, który składuje dla osoby trzeciej towary naruszające prawo do znaku towarowego, nie wiedząc o tym naruszeniu, należy uznać za podmiot, który nie magazynuje tych towarów w celu ich oferowania lub wprowadzania do obrotu w rozumieniu tych przepisów, jeżeli ten podmiot nie realizuje tych celów osobiście. Rozstrzygając tę sprawę Trybunał podtrzymał dotychczasową linię orzeczniczą, zgodnie z którą „używanie” przez osobę trzecią oznaczenia identycznego ze znakiem towarowym wymaga co najmniej, aby oznaczenie to było wykorzystywane przez tę osobę w ramach jej własnej komunikacji handlowej, poprzez oferowanie towarów do sprzedaży lub wprowadzanie ich do obrotu. W konsekwencji TS uznał, że przedsiębiorca, który jedynie składuje dla osoby trzeciej towary naruszające prawo do znaku towarowego, a nie wie o tym naruszeniu oraz nie magazynuje tych towarów w celu ich oferowania lub wprowadzania do obrotu nie narusza analizowanych w tym wyroku unijnych przepisów. Wyrok TS z 2.4.2020 r., Coty Germany, C-567/18
Trybunał Europejski uznał, że podmiot, który nieświadomie składował towary naruszające znak towarowy dla innej osoby, nie może być traktowany jako działający w celu ich oferowania lub wprowadzania do obrotu. Decyzja ta potwierdziła dotychczasową linię orzeczniczą. Wyrok TS z 2.4.2020 r., Coty Germany, C-567/18, przyniósł wyjaśnienie interpretacji przepisów dotyczących znaków towarowych w UE.