Trójwymiarowy znak towarowy

Trójwymiarowe oznaczenie składające się wyłącznie z kształtu towaru niezbędnego do uzyskania efektu technicznego nie może zostać zarejestrowane. Spółka G. zgłosiła oznaczenie trójwymiarowe do rejestracji, jednak Urząd je odrzucił. Trybunał wskazał, że celem jest zapobieżenie monopolowi na rozwiązania techniczne lub właściwości użytkowe towaru. Odmowa rejestracji dotyczy oznaczeń o kształcie pełniącym funkcję techniczną.

Tematyka: Trójwymiarowy znak towarowy, kształt towaru, oznaczenie trójwymiarowe, rejestracja znaku towarowego, Trybunał Sprawiedliwości, TS, ochrona prawna wzoru, funkcja techniczna kształtu

Trójwymiarowe oznaczenie składające się wyłącznie z kształtu towaru niezbędnego do uzyskania efektu
technicznego nie może zostać zarejestrowane.
Stan faktyczny
Spółka G. zgłosiła do rejestracji w charakterze znaku towarowego oznaczenie trójwymiarowe dla towarów
obejmujących „wyroby dekoracyjne” należące do klasy 14 w rozumieniu Porozumienia nicejskiego dotyczącego
międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług dla celów rejestracji znaków, oraz „wyroby dekoracyjne ze szkła
i ceramiki” i „zabawki”, należące odpowiednio do klas 21 i 28 tego Porozumienia. Urząd odrzucił to zgłoszenie
twierdząc, że to oznaczenie składają się wyłącznie z kształtu towaru niezbędnego do uzyskania zamierzonego efektu
technicznego.
Pytania prejudycjalne
- Czy art. 3 ust. 1 lit. e) ppkt (ii) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95/WE z 22.10.2008 r. mającej na
celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (Dz.Urz. UE L z 2008 r.
Nr 299, s. 25) należy interpretować w ten sposób, że w celu ustalenia, czy dane oznaczenie jest tworzone wyłącznie
przez kształt towaru niezbędny do uzyskania efektu technicznego, należy ograniczyć się do badania przedstawienia
graficznego tego oznaczenia, czy też należy również uwzględnić inne informacje, takie jak sposób postrzegania
przez właściwy krąg odbiorców?
- Czy art. 3 ust. 1 lit. e) ppkt (iii) dyrektywy 2008/95/UE należy interpretować w ten sposób, że podstawa odmowy
rejestracji przewidziana w tym przepisie ma zastosowanie do oznaczenia, które jest tworzone wyłącznie przez kształt
towaru i w odniesieniu do którego jedynie ze względu na sposób postrzegania przez właściwy krąg odbiorców towaru
przedstawionego graficznie lub wiedzę posiadaną o nim przez ten krąg właściwy organ uważa, że kształt zwiększa
znacznie wartość tego towaru?
- Czy art. 3 ust. 1 lit. e) ppkt (iii) dyrektywy 2008/95/UE należy interpretować w ten sposób, że podstawę odmowy
rejestracji przewidzianą w tym przepisie należy systematycznie stosować do oznaczenia, które jest tworzone
wyłącznie przez kształt towaru, gdy postać tego towaru jest przedmiotem ochrony na podstawie prawa wzorów lub
gdy oznaczenie jest tworzone wyłącznie przez kształt wyrobu dekoracyjnego?
Stanowisko TS
Oznaczenie tworzone wyłącznie przez kształt towaru
Zgodnie z art. 3 ust. 1 lit. e) ppkt (ii) dyrektywy 2008/95/UE nie są rejestrowane, a w przypadku gdy zostały już
zarejestrowane, mogą zostać uznane za nieważne, oznaczenia składające się wyłącznie z kształtu towaru
niezbędnego do uzyskania efektu technicznego. Trybunał wskazał, że celem podstawy odmowy rejestracji
przewidzianej w art. 3 ust. 1 lit. e) ppkt (ii) dyrektywy 2008/95/UE jest zapobieżenie sytuacji, w której prawo znaków
towarowych prowadziłoby do przyznania jednemu przedsiębiorstwu monopolu na rozwiązania techniczne lub
właściwości użytkowe towaru, których użytkownik mógłby poszukiwać w towarach konkurencyjnych. Ta podstawa
odmowy zmierza do uniknięcia tego, aby ochrona przyznana przez prawo znaków towarowych rozciągała się ponad
oznaczenia umożliwiające odróżnienie towarów lub usług od towarów lub usług oferowanych przez konkurentów
w sposób prowadzący do stworzenia przeszkody uniemożliwiającej tym konkurentom swobodne oferowanie towarów
zawierających wspomniane rozwiązania techniczne lub właściwości użytkowe w konkurencji z właścicielem znaku.
W świetle tego celu tej podstawy odmowy rejestracji TS ustanowił zasadę, zgodnie z którą należy odmówić rejestracji
w charakterze znaku towarowego oznaczenia składającego się wyłącznie z kształtu, gdy „zasadnicze właściwości”
tego kształtu pełnią funkcję techniczną (wyrok z 18.6.2002 r., Philips, C-299/99, pkt 79).
Prawidłowe zastosowanie tej podstawy odmowy rejestracji wymaga, aby organ orzekający w przedmiocie
zgłoszenia znaku towarowego do rejestracji, po pierwsze, odpowiednio ustalił zasadnicze właściwości
rozpatrywanego oznaczenia trójwymiarowego, a po drugie, określił, czy właściwości te pełnią funkcję
techniczną towaru (wyrok TS z 10.11.2016 r., Simba Toys/EUIPO, C-30/15 P, pkt 40, 42).
Trybunał orzekł, że art. 3 ust. 1 lit. e) ppkt (ii) dyrektywy 2008/95/UE należy interpretować w ten sposób, iż
w celu ustalenia, czy dane oznaczenie jest tworzone wyłącznie przez kształt towaru niezbędny do uzyskania
efektu technicznego, nie należy ograniczać się do przedstawienia graficznego tego oznaczenia. Informacje
inne niż dotyczące samego przedstawienia graficznego, takie jak sposób postrzegania przez właściwy krąg
odbiorców, mogą być używane w celu ustalenia zasadniczych właściwości rozpatrywanego oznaczenia.

Natomiast o ile informacje, które nie wynikają z graficznego przedstawienia oznaczenia, można brać pod
uwagę w celu określenia, czy owe właściwości pełnią funkcję techniczną w odniesieniu do rozpatrywanego
towaru, o tyle informacje te muszą pochodzić z obiektywnych i wiarygodnych źródeł i nie mogą one
obejmować postrzegania przez właściwy krąg odbiorców.
Uwzględnienie sposobu postrzegania przez właściwy krąg odbiorców
Trybunał stwierdził, że zastosowanie tej podstawy odmowy rejestracji wskazanej w art. 3 ust. 1 lit. e) ppkt (iii)
dyrektywy 2008/95/UE opiera się na obiektywnej analizie, mającej na celu wykazanie, że rozpatrywany kształt
wywiera ze względu na swe własne właściwości tak istotny wpływ na atrakcyjność towaru, że fakt zastrzeżenia
korzyści z niego dla jednego przedsiębiorstwa zakłóciłby warunki konkurencji na danym rynku. W ocenie TS, aby
można było zastosować podstawę odmowy rejestracji przewidzianą w art. 3 ust. 1 lit. e) ppkt (iii) dyrektywy
2008/95/UE, jest konieczne, aby z obiektywnych i wiarygodnych elementów wynikało, że wybór konsumentów
dotyczący zakupu danego towaru jest w znacznej mierze determinowany jedną lub kilkoma właściwościami
kształtu, z którego oznaczenie wyłącznie się składa. Cechy towaru niezwiązane z jego kształtem, takie jak
właściwości techniczne lub powszechna znajomość tego towaru, są natomiast pozbawione znaczenia.
Trybunał stwierdził, że o ile zakładany sposób postrzegania rozpatrywanego oznaczenia przez przeciętnego
konsumenta nie jest sam elementem decydującym w ramach stosowania podstawy odmowy rejestracji określonej
w tym art. 3 ust. 1 lit. e) ppkt (iii), o tyle może on stanowić element oceny, który będzie pomocny dla właściwego
organu w ustaleniu zasadniczych właściwości tego oznaczenia (wyrok TS z 18.9.2014 r., Hauck, C-205/13, pkt 34).
Trybunał orzekł, że art. 3 ust. 1 lit. e) ppkt (iii) dyrektywy 2008/95/UE należy interpretować w ten sposób, że
sposób postrzegania przez właściwy krąg odbiorców towaru przedstawionego graficznie przez oznaczenie,
które jest tworzone wyłącznie przez kształt tego towaru, lub wiedzę posiadaną o owym towarze przez ten
krąg można wziąć pod uwagę w celu ustalenia zasadniczej właściwości tego kształtu. Określoną w tym
przepisie podstawę odmowy rejestracji można zastosować, jeżeli z obiektywnych i wiarygodnych elementów
wynika, że wybór konsumentów dotyczący zakupu danego towaru jest w znacznej mierze determinowany tą
właściwością.
Podstawy ochrony prawnej
Zdaniem TS okoliczność, że postać towaru jest chroniona jako wzór, nie wyklucza tego, aby oznaczenie tworzone
przez kształt tego towaru korzystało z ochrony na podstawie prawa znaków towarowych, o ile spełnione są przesłanki
rejestracji tego oznaczenia jako znaku towarowego. Trybunał stwierdził również, że unijne przepisy dotyczące
rejestracji wzorów i przepisy mające zastosowanie do rejestracji znaków towarowych są niezależne, przy czym nie
można uznać, że między tymi przepisami istnieje jakakolwiek hierarchia. A zatem okoliczność, że postać towaru jest
chroniona jako wzór z uwagi w szczególności na indywidualny charakter tego wzoru, nie oznacza, że oznaczenia
tworzonego przez kształt tego towaru nie można zarejestrować jako znaku towarowego ze względu na zastosowanie
podstawy odmowy rejestracji przewidzianej w art. 3 ust. 1 lit. e) ppkt (iii) dyrektywy 2008/95/UE. Zgodnie z art. 3 ust.
2 dyrektywy 98/71/UE wzór jest chroniony poprzez jego rejestrację w zakresie, który odpowiada jego stopniowi
nowości i cechom indywidualnym. Należy zaś zauważyć, że jak wynika z art. 5 ust. 1 dyrektywy 98/71/UE, wzór
uznany jest za posiadający charakter indywidualny, jeśli całościowe wrażenie, jakie wywołuje na poinformowanym
użytkowniku, różni się od wrażenia, jakie wywiera na tym użytkowniku wzór, który został udostępniony publicznie
przed dniem dokonania zgłoszenia do rejestracji lub dniem pierwszeństwa, jeśli takie zostało zastrzeżone.
W konsekwencji TS stwierdził, że analiza pozwalająca na stwierdzenie indywidualnego charakteru wzoru różni się od
analizy, którą właściwy organ powinien przeprowadzić w celu ustalenia, czy dane oznaczenie jest tworzone wyłącznie
przez kształt zwiększający znacznie wartość towaru w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. e) ppkt (iii) dyrektywy 2008/95/UE.
Trybunał orzekł, że art. 3 ust. 1 lit. e) ppkt (iii) dyrektywy 2008/95/UE należy interpretować w ten sposób, iż
podstawy odmowy rejestracji przewidzianej w tym przepisie nie należy systematycznie stosować do
oznaczenia tworzonego wyłącznie przez kształt towaru, gdy oznaczenie to jest przedmiotem ochrony na
podstawie prawa wzorów lub gdy oznaczenie jest tworzone wyłącznie przez kształt wyrobu dekoracyjnego.
W niniejszym TS odniósł się do wielokrotnie poruszanej i wciąż kontrowersyjnej kwestii podstaw odmowy rejestracji
oznaczeń uregulowanej w art. 3 ust. 1 lit. e) ppkt (iii) dyrektywy 2008/95/UE. W niniejszym wyroku TS określił w jaki
sposób w ramach stosowania powyżej przywołanej podstawy odmowy lub unieważnienia rejestracji oznaczenia jako
znaku towarowego organ powinien zbadać, czy oznaczenie to jest tworzone przez kształt towaru niezbędny do
uzyskania efektu technicznego.
Wyrok TS z 23.4.2020 r., Gömböc, C-237/19

Trybunał orzekł, że sposób postrzegania przez właściwy krąg odbiorców towaru może być brany pod uwagę przy ocenie zasadniczych właściwości kształtu. Ochrona prawna wzoru nie wyklucza rejestracji kształtu towaru jako znaku towarowego, jeśli spełnione są odpowiednie przesłanki. Trybunał podkreślił, że należy oddzielić przepisy dotyczące rejestracji wzorów od rejestracji znaków towarowych.