Używanie znaku towarowego w obrocie handlowym

Osoba nieprowadząca działalności gospodarczej, wprowadzająca do obrotu podróbki towarów z Chin narusza prawo do znaku towarowego. Sprawa dotyczyła otrzymania i przekazania łożysk kulkowych, na których umieszczono znak towarowy INA. Trybunał stwierdził, że osoba używająca znaku towarowego w obrocie handlowym może być kwalifikowana jako uczestnicząca w działalności handlowej, nawet jeśli nie prowadzi działalności gospodarczej.

Tematyka: znak towarowy, obieg handlowy, podróbki, TS, interpretacja prawa

Osoba nieprowadząca działalności gospodarczej, która wprowadza do swobodnego obrotu w państwie
członkowskim podróbki towarów, w sposób oczywisty nieprzeznaczone do użytku prywatnego, które zostały
wysłane z Chin - narusza prawo do znaku towarowego.
Stan faktyczny
B (osoba fizyczna zamieszkała w Finlandii) otrzymał z Chin partię 150 łożysk kulkowych wykorzystywanych jako
części zamienne m.in. w sinikach oraz w konstrukcji mostów. Na łożyskach tych było umieszczone oznaczenia
odpowiadające międzynarodowemu znakowi towarowemu INA, którego właścicielem jest A, między innymi dla
towarów: „Łożyska”. B odebrał tę partię towaru ze składu celnego na lotnisku Helsinki-Vantaa, gdzie była
składowana, i zabrał do swojego miejsca zamieszkania. Kilka tygodni później łożyska zostały przekazane osobie
trzeciej w celu wywozu do Rosji. Jako wynagrodzenie za swoje usługi B otrzymał karton papierosów i butelkę
koniaku.
W postępowaniu karnym o naruszenie wszczętym przeciwko B przed sądem w Helsinkach, do którego A przystąpiła
z roszczeniem cywilnoprawnym, sąd ten uniewinnił B, ponieważ nie było możliwe wykazanie, że popełnił on
przestępstwo umyślne. Sąd ten zakazał B kontynuowania lub powtarzania takich działań i zobowiązał do naprawienia
szkody poniesionej przez A oraz zapłaty odszkodowania. B zaskarżył to zobowiązanie.
Pytanie prejudycjalne
Czy art. 5 ust. 1 w zw. z art. 5 ust. 3 lit. b) i c) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95/WE z 22.10.2008
r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (Dz.Urz
UE L z 2008 r. Nr 299, s. 25) należy interpretować w ten sposób, że osobę nieprowadzącą zawodowo działalności
handlowej, która odbiera, wprowadza do swobodnego obrotu w państwie członkowskim i przechowuje towary
w sposób oczywisty nieprzeznaczone do użytku prywatnego, które zostały wysłane na jej adres z państwa trzeciego
i na których jest umieszczony bez zgody właściciela znak towarowy, należy postrzegać jako osobę używającą znaku
towarowego w obrocie handlowym w rozumieniu pierwszego z tych przepisów?
Stanowisko TS
Trybunał stwierdził, że zawarte w art. 5 ust. 1 dyrektywy 2008/95 wyrażenie „używanie w obrocie handlowym”
oznacza, że na prawa wyłączne wynikające ze znaku towarowego jego właściciel może co do zasady powoływać się
jedynie wobec podmiotów gospodarczych, a zatem w kontekście działalności handlowej (wyrok TS z 12.7.2011 r.,
L’Oréal i in., C-324/09, pkt 54). Ponadto, jeżeli przeprowadzane transakcje wykraczają – ze względu na rozmiar,
częstotliwość lub inne cechy – poza sferę prywatnej działalności, osoba, która ich dokonuje, porusza się „w
obrocie handlowym” (wyrok L’Oréal i in., pkt 55).
W niniejszej sprawie towary będące przedmiotem sporu w postępowaniu głównym to łożyska kulkowe o łącznej
masie 710 kg, które generalnie używane są w przemyśle ciężkim. W ocenie TS te towary, ze względu na ich naturę
i rozmiar, w sposób oczywisty nie są przeznaczone do użytku prywatnego, zatem transakcje, które ich dotyczą,
należy uznać za wchodzące w zakres działalności handlowej. Jednakże TS wskazał, że powinien to zweryfikować
sąd odsyłający.
Trybunał przypomniał, że osoba, która udostępnia swój adres jako miejsce, do którego powinny zostać wysłane
przedmiotowe towary, która dokonuje odprawy celnej lub zleca jej dokonanie agentowi i która wprowadza je do
swobodnego obrotu, dokonuje przywozu w rozumieniu art. 5 ust. 3 lit. c) dyrektywy 2008/95. Jeżeli chodzi
o kwestię, czy można przyjąć, że B osobiście używał oznaczenia identycznego ze znakiem towarowym, gdy działał
w interesie gospodarczym osoby trzeciej, TS stwierdził, że własność towarów, na których jest umieszczony znak
towarowy, nie ma znaczenia dla stwierdzenia używania w obrocie handlowym. Z orzecznictwa TS wynika, że
okoliczność, iż dany podmiot używa oznaczenia odpowiadającego znakowi towarowemu dla towarów, które nie są
jego własnymi w tym znaczeniu, że nie posiada on tytułu prawnego do nich, sama w sobie nie stoi na przeszkodzie
temu, aby używanie to było objęte zakresem stosowania art. 5 ust. 1 dyrektywy 2008/95 (wyrok L’Oréal i in., pkt 91).
Okoliczność, że dana osoba dokonała przywozu takich towarów i wprowadziła je do swobodnego obrotu, jest,
zdaniem TS, wystarczająca do stwierdzenia, że uczestniczyła ona w obrocie handlowym, i nie jest już konieczne
badanie późniejszego losu tych towarów, w szczególności czy były one składowane przez importera lub
wprowadzone do obrotu w Unii, lub ponownie wywiezione do państwa trzeciego. Ponadto TS uznał, że nie ma
znaczenia również wysokość wynagrodzenia, które importer otrzymał w zamian za swoje czynności.

Reasumując TS orzekł, że art. 5 ust. 1 w zw. z art. 5 ust. 3 lit. b) i c) dyrektywy 2008/95 należy interpretować
w ten sposób, że osobę nieprowadzącą zawodowo działalności handlowej, która odbiera, wprowadza do
swobodnego obrotu w państwie członkowskim i przechowuje towary w sposób oczywisty nieprzeznaczone
do użytku prywatnego, które zostały wysłane na jej adres z państwa trzeciego i na których jest umieszczony
bez zgody właściciela znak towarowy, należy postrzegać jako osobę używającą znaku towarowego w obrocie
handlowym w rozumieniu pierwszego z tych przepisów.
Kolejny ważny wyrok dotyczący naruszania praw do znaków towarowych, w którym TS dokonał interpretacji
określenia „używanie w obrocie handlowym” zawartego w art. 5 ust. 1 dyrektywy 2008/95. Co do zasady, na prawa
wyłączne wynikające ze znaku towarowego jego właściciel może powoływać się jedynie wobec przedsiębiorców.
Jednakże w niniejszym wyroku TS uznał, że jeżeli osoba fizyczna, która nie prowadzi działalności gospodarczej, ale
dokonuje transakcji wykraczających ze względu m.in. na rozmiar czy częstotliwość poza sferę prywatną działalności,
„porusza się w obrocie gospodarczym” i tym samym należy ją kwalifikować jako osobę używającą znaku towarowego
w obrocie handlowym w rozumieniu art. 5 ust. 1 dyrektywy 2008/95.

Obecnie w tym zakresie obowiązuje art. 10 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2436
z 16.12.2015 r. mająca na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków
towarowych (Dz.Urz UE L z 2015 r. Nr 336, s. 1-26), ale stanowisko przedstawione przez TS w niniejszym wyroku
zachowuje aktualność.

Wyrok TS z 30.4.2020 r., A (import podróbek łożysk kulkowych), C-772/18

Trybunał Europejski stwierdził, że osoba, wprowadzająca do obrotu towary nieprzeznaczone do użytku prywatnego z oznaczeniem znaku towarowego bez zgody właściciela, może być uznana za uczestniczącą w obrocie handlowym. Interpretacja ta nadal ma znaczenie w kontekście obowiązującego prawa dotyczącego znaków towarowych.