Używanie oznaczenia identycznego ze znakiem towarowym
Kancelaria prawna MBK Rechtsanwälte GbR posiada niemiecki znak towarowy 'MBK Rechtsanwälte' dla usług prawnych. Po zakazie sądu w Düsseldorfie, spółka B wycofała się z używania grupy liter 'mbk' w obrocie handlowym. Sprawa dotyczy interpretacji art. 5 ust. 1 dyrektywy 2008/95 w kontekście zamieszczania ogłoszeń naruszających prawa do znaku towarowego na stronach internetowych.
Tematyka: znak towarowy, oznaczenie identyczne, reklama, internet, prawo handlowe
Kancelaria prawna MBK Rechtsanwälte GbR posiada niemiecki znak towarowy 'MBK Rechtsanwälte' dla usług prawnych. Po zakazie sądu w Düsseldorfie, spółka B wycofała się z używania grupy liter 'mbk' w obrocie handlowym. Sprawa dotyczy interpretacji art. 5 ust. 1 dyrektywy 2008/95 w kontekście zamieszczania ogłoszeń naruszających prawa do znaku towarowego na stronach internetowych.
Kancelaria prawna, która zamieściła na stronie internetowej ogłoszenia naruszające prawa do znaku towarowego innej kancelarii, a następnie je wycofała, nie odpowiada za umieszczenie tego oznaczenia przez operatorów innych stron internetowych. Stan faktyczny Spółka adwokacka MBK Rechtsanwälte GbR (dalej jako: A), z siedzibą w Mönchengladbach (RFN), jest właścicielem niemieckiego znaku towarowego utworzonego z jej firmy „MBK Rechtsanwälte”. Znak ten został zarejestrowany dla usług prawnych. Spółką adwokacką jest również mk advokaten GbR (dalej jako: B), z siedzibą w Kleve (RFN). Początkowo prowadziła ona działalność pod nazwą „mbk Rechtsanwälte” i pod odpowiednikiem tej nazwy w języku niderlandzkim – „mbk advokaten”. Jednakże w następstwie powództwa o naruszenie wniesionego przez A sąd w Düsseldorfie orzeczeniem z 2016 r. zakazał B używania, pod rygorem grzywny, grupy liter „mbk” w obrocie handlowym dla usług prawnych. Orzeczenie to stało się prawomocne. Następnie okazało się, że w przypadku korzystania z wyszukiwarki obsługiwanej przez spółkę Google wprowadzenie zwrotu „mbk Rechtsanwälte” odsyłało do kilku stron internetowych zawierających informacje na temat przedsiębiorstw, takich jak strona internetowa www.kleve-niederrhein-stadtbranchenbuch.com, które wyświetlały ogłoszenie dotyczące usług prawnych B. Uznawszy, że w ten sposób zostało dowiedzione, iż ustanowiony przez sąd w Düsseldorfie zakaz nie był przestrzegany, A wniosła do tego sądu o nałożenie na B grzywny. B podniosła, że jedyna podjęta przez nią inicjatywa w kwestii ogłoszenia w Internecie polegała na wpisaniu się do internetowego katalogu Das Örtliche i że po wydaniu przez sąd w Düsseldorfie orzeczenia z 2016 r. wycofała ten wpis w odniesieniu do wszystkich oznaczeń zawierających grupę liter „mbk”. Jej zdaniem nie ciążył na niej żaden inny obowiązek, ponieważ nigdy nie wystąpiła ona o umieszczenie jej na innych stronach internetowych. Pytanie prejudycjalne Czy art. 5 ust. 1 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95/WE z 22.10.2008 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (Dz.Urz. UE L z 2008 r. Nr 299, s. 25) należy interpretować w ten sposób, że osoba, która działa w obrocie handlowym i która zleciła zamieszczenie na stronie internetowej ogłoszenia naruszającego prawa do znaku towarowego innej osoby, używa oznaczenia identycznego z tym znakiem, jeżeli operatorzy innych stron internetowych przejmują to ogłoszenie, umieszczając je w sieci na tych innych stronach? Stanowisko TS Trybunał przypomniał, że oferowanie do sprzedaży towarów lub usług pod oznaczeniem identycznym ze znakiem towarowym należącym do innej osoby lub do niego podobnym i reklamowanie tych towarów lub usług pod tym oznaczeniem stanowi „używanie” tego oznaczenia (wyrok z TS 23.3.2010 r., Google France i Google, od C-236/08 do C-238/08, EU:C:2010:159, pkt 45, 61). Ponadto, zgodnie z orzecznictwem TS, takie używanie oznaczenia identycznego ze znakiem towarowym należącym do innej osoby lub do niego podobnego ma miejsce wówczas, gdy oznaczenie to, wskazane przez osobę zamieszczającą ogłoszenie jako słowo kluczowe w ramach usługi odsyłania w Internecie, jest środkiem, którego używa ona, aby spowodować wyświetlanie jej ogłoszenia, nawet jeśli to oznaczenie nie pojawia się w samym ogłoszeniu (wyrok Interflora i Interflora British Unit, C-323/09, EU:C:2011:604, pkt 30, 31). W ocenie TS jeżeli osoba działająca w obrocie handlowym zamawia u operatora strony internetowej zawierającej odsyłacze publikację ogłoszenia, którego wyświetlenie ukazuje oznaczenie identyczne ze znakiem towarowym należącym do innej osoby lub do niego podobne albo zostało wywołane za pomocą takiego oznaczenia, to należy uznać, że ta osoba używa tego oznaczenia w rozumieniu art. 5 ust. 1 dyrektywy 2008/95. Natomiast z punktu widzenia tego przepisu ta osoba ponosi odpowiedzialności za samodzielne działania innych podmiotów gospodarczych, takich jak operatorzy stron internetowych zawierających odsyłacze, z którymi ona nie utrzymuje bezpośrednich ani pośrednich stosunków oraz którzy działają nie na jej zlecenie i na jej rachunek, lecz z własnej inicjatywy, a także we własnym imieniu (wyrok TS z 3.3.2016 r., Daimler, C-179/15, EU:C:2016:134, pkt 36, 37). Trybunał podkreślił, że pojęcie „używanie” zawarte w art. 5 ust. 1 dyrektywy 2008/95 wymaga bowiem czynnego zachowania i bezpośredniego lub pośredniego kierowania czynnością stanowiącą używanie. Taka sytuacja nie ma zaś miejsca, gdy czynność ta jest dokonywana przez niezależny podmiot bez zgody reklamodawcy. Zdaniem TS tego przepisu nie można zatem interpretować w ten sposób, że osoba może zostać uznana, niezależnie od swego zachowania, za podmiot używający oznaczenia identycznego ze znakiem towarowym należącym do innej osoby lub do niego podobnego jedynie ze względu na to, że to używanie może przynieść jej korzyść ekonomiczną (wyrok Daimler, pkt 42). Trybunał stwierdził, że w niniejszej sprawie do sądu odsyłającego będzie należało zbadanie, czy z zachowania B w ramach bezpośrednich lub pośrednich stosunków tej spółki z operatorami rozpatrywanych stron internetowych wynika, że operatorzy ci umieścili ogłoszenie w sieci na zlecenie i na rachunek B. Zdaniem TS w przypadku braku takiego zachowania należałoby stwierdzić, że A nie ma podstaw, z tytułu prawa wyłącznego przewidzianego w art. 5 ust. 1 dyrektywy 2008/95, do występowania przeciwko B z powodu zamieszczenia ogłoszenia na stronach internetowych innych niż katalog Das Örtliche. Trybunał zaznaczył, że powyższe stwierdzenie nie wpłynęłoby na przysługującą A możliwość zażądania w danej sytuacji od B zwrotu osiągniętych korzyści ekonomicznych na podstawie prawa krajowego, a także wystąpienia przeciwko operatorom konkretnych stron internetowych (wyrok Daimler, pkt 43). W tym ostatnim względzie TS stwierdził, że w przypadku przejęcia przez operatorów stron internetowych ogłoszenia z ich własnej inicjatywy i we własnym imieniu nie można uznać, iż podmiot gospodarczy, którego towary lub usługi są w ten sposób promowane, jest ich klientem. W konsekwencji w takiej sytuacji nie stosuje się orzecznictwa Trybunału, zgodnie z którym operator strony internetowej zawierającej odsyłacze sam nie używa oznaczeń identycznych ze znakami towarowymi należącymi do innych osób lub do nich podobnych, które są zawarte w ogłoszeniach jego klientów lub które powodują wyświetlanie tych ogłoszeń (wyrok z 2.4.2020 r., Coty Germany, C-567/18, EU:C:2020:267, pkt 39, 40). W takim przypadku ci operatorzy stron internetowych używają, w rozumieniu art. 5 ust. 1 dyrektywy 2008/95, oznaczeń identycznych ze znakami towarowymi należącymi do innej osoby lub do nich podobnych, zawartych w ofertach sprzedaży lub w ogłoszeniach, które wyświetlają lub które powodują wyświetlanie tych ogłoszeń. Właściciele tych znaków towarowych mogą zatem występować przeciwko takim operatorom z tytułu prawa wyłącznego przewidzianego w art. 5 ust. 1, jeżeli tego rodzaju oferty lub ogłoszenia promują towary lub usługi identyczne z towarami lub usługami, dla których wspomniane znaki towarowe są zarejestrowane, lub do nich podobne. Zdaniem TS taka wykładnia rozpatrywanego przepisu jest zgodna z jego celem, jakim jest przyznanie właścicielowi instrumentu prawnego pozwalającego mu zakazać – a tym samym doprowadzić do zaprzestania – wszelkiego używania jego znaku towarowego przez osobę trzecią bez jego zgody (wyrok Coty Germany, pkt 38). Reasumując TS orzekł, że art. 5 ust. 1 dyrektywy 2008/95 należy interpretować w ten sposób, iż osoba prowadząca działalność w obrocie handlowym, która zleciła zamieszczenie na stronie internetowej ogłoszenia naruszającego prawa do znaku towarowego innej osoby, nie używa oznaczenia identycznego z tym znakiem, w sytuacji gdy operatorzy innych stron internetowych przejmują to ogłoszenie, umieszczając je z własnej inicjatywy i we własnym imieniu w sieci na tych innych stronach internetowych. Komentarz Trybunał dokonał w niniejszym wyroku analizy pojęcia „używanie” w rozumieniu art. 5 ust. 1 dyrektywy 2008/95, a precyzyjnie określił kto w przypadku przejęcia ogłoszenia naruszającego prawa do znaku towarowego innej osoby jest podmiotem używającym oznaczenia identycznego z tym znakiem lub do niego podobnego. Szczególny walor praktyczny ma przeprowadzana w uzasadnieniu analiza podmiotów odpowiedzialnych za używanie w rozumieniu art. 5 ust. 1 dyrektywy 2008/95, oznaczeń identycznych ze znakami towarowymi należącymi do innej osoby lub do nich podobnych, zawartych w ofertach sprzedaży lub w ogłoszeniach, które wyświetlają lub które powodują wyświetlanie tych ogłoszeń. Wyrok TS z 2.7.2020 r., mk advokaten, C-684/19
Wyrok Trybunału potwierdza, że osoba zamawiająca publikację naruszającą prawa do znaku towarowego innej osoby, nie używa identycznego oznaczenia, jeśli operatorzy innych stron umieszczają to ogłoszenie we własnej inicjatywie i we własnym imieniu. Decyzja TS precyzyjnie określa podmiot odpowiedzialny za używanie oznaczeń identycznych ze znakami towarowymi.