Ocena podobieństwa usług opatrywanych porównywalnymi znakami towarowymi

Pominięcie w rozważaniach szczegółowej oceny podobieństwa usług opatrywanych porównywalnymi znakami towarowymi, przy braku podobieństw oznaczeń, nie jest błędem. Sprawa dotyczyła spornego znaku towarowego CB CITY BROKER, a decyzje różnych instancji administracyjnych i sądowych miały istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia. NSA w swoim wyroku z 27.11.2020 r. podkreślił konieczność dokładnej analizy porównywanych znaków towarowych oraz brak podobieństwa oznaczeń jako kluczowy element decydujący o nieudzieleniu prawa ochronnego.

Tematyka: ocena podobieństwa usług, znaki towarowe, NSA, II GSK 128/18, sporny znak, prawa ochronne, porównywanie znaków, zmiany w prawie, system sprzeciwowy, Unia Europejska

Pominięcie w rozważaniach szczegółowej oceny podobieństwa usług opatrywanych porównywanymi
znakami towarowymi, przy braku podobieństw oznaczeń, nie jest błędem - wyrok NSA z 27.11.2020 r., II GSK
128/18.
Opis stanu faktycznego
W sierpniu 2009 r. do Urzędu Patentowego RP wpłynął sprzeciw A. N.A. z siedzibą w N. J., S. oraz B. Inc. z siedzibą
w N. J., wobec decyzji Urzędu Patentowego RP z września 2007 r. o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy
CB CITY BROKER o numerze (...). Powyższe prawo ochronne udzielone zostało na rzecz C. z o.o. z siedzibą w P.,
a sporny znak towarowy przeznaczony został do oznaczania usług zawartych w klasie 36 Międzynarodowej
Klasyfikacji Towarów i Usług (dalej: klasyfikacja nicejska) zawartej w Porozumieniu Nicejskim dotyczącym
międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług dla celów rejestracji znaków z 15.6.1957 r. (Dz.U. z 2003 r. Nr 63, poz.
583), a mianowicie pośrednictwa ubezpieczeniowego, doradztwa w sprawach ubezpieczeniowych oraz pośrednictwa
w sprawach majątku nieruchomego. Jako podstawę prawną sprzeciwu wnoszący sprzeciw wskazał art. 132 ust. 2 pkt
2 oraz art. 132 ust. 2 pkt 3 ustawy z 30.6.2000 r. Prawo własności przemysłowej (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1410 ze
zm.; dalej: PrWłPrzem13). W uzasadnieniu wnoszący sprzeciw podniósł, że zarówno on, jak i B Inc. z siedzibą w N.
J., uzyskał szereg rejestracji krajowych i wspólnotowych znaków towarowych. Wnoszący sprzeciw uznał, że sporny
znak towarowy CB CITY BROKER jest podobny do powyższych znaków w rozumieniu art. 132 ust. 2 pkt 2
PrWłPrzem13 i z uwagi na ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd nie powinien uzyskać prawa ochronnego.
Decyzją z (...) lutego 2012 r. Urząd Patentowy na podstawie art. 132 ust. 2 pkt 2 PrWłPrzem13 unieważnił prawo
ochronne na sporny znak towarowy.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z 3.6.2013 r., VI SA/Wa 6/13,
uchylił zaskarżoną
decyzję.
Od powyższego wyroku wnoszący sprzeciw wniósł skargę kasacyjną. Naczelny Sąd Administracyjny wyrokiem
z 12.2.2015 r. II GSK 2139/13,
oddalił skargę kasacyjną.
Decyzją z (...) maja 2016 r. nr (...) Urząd Patentowy RP działając w trybie postępowania spornego po rozpoznaniu na
rozprawie w dniu (...) maja 2016 r. sprawy o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy CB City Broker
o numerze (...) oddalił sprzeciw. Decyzja ta została podtrzymana przez Wojewódzki Sąd Administracyjny
w Warszawie oraz Naczelny Sąd Administracyjny, który oddalił skargę kasacyjną.
Z uzasadnienia Sądu
Na wstępie rozważań odnośnie poszczególnych zarzutów skargi kasacyjnej, w ramach których orzekał NSA należy
podkreślić, że sprawa niniejsza jest rozpoznawana ponownie przez wszystkie instancje.
Nie bez znaczenia dla rozstrzygnięcia niniejszej sprawy jest również orzeczenie w bardzo podobnej sprawie między
tymi samymi stronami, dotyczącej zresztą tego samego spornego znaku towarowego, a mianowicie wyrok NSA
z 16.7.2019 r., II GSK 2052/17,
. Wyrażone w tym ostatnim orzeczeniu NSA stanowisko co do podobnych
zarzutów skargi kasacyjnej Naczelny Sąd Administracyjny w składzie orzekającym w tej sprawie w pełni podziela.
(…)
Urząd Patentowy ponownie oddalając sprzeciw strony skarżącej nie naruszył przepisów postępowania. Organ ustalił
w sposób prawidłowy stan faktyczny i brak przesłanek do zastosowania zarówno przepisu art. 132 ust. 2 pkt 2
PrWłPrzem13 jak i art. 132 ust. 2 pkt 3 PrWłPrzem13. Sąd I Instancji, akceptując ponowne ustalenia organu
w zakresie braku podobieństwa spornego znaku towarowego uczestnika z przeciwstawionymi renomowanymi
znakami towarowymi objętymi ochroną na rzecz skarżącej korporacji, nie naruszył przepisów postępowania
w stopniu, w jakim mogło to mieć istotny wpływ na wynik sprawy.
Zarzuty strony skarżącej w zakresie podobieństwa przeciwstawianych znaków towarowych stanowią jedynie
polemikę z prawidłowymi ustaleniami o braku takiego podobieństwa, które wywołałoby skojarzenia między nimi, a to
miałoby umożliwić uczestnikowi czerpanie nienależnych korzyści z renomy znaku CITI.

W tym miejscu podkreślenia wymaga, że Urząd Patentowy bardzo wnikliwie i szczegółowo analizował wszystkie
elementy porównywanych znaków, we wszystkich płaszczyznach zgodnie z kryteriami przyjętymi w orzecznictwie, nie
pomijając żadnej cechy porównywanych znaków. Organ, a za nim Sąd I instancji, wskazując na istotne różnice
w podobieństwie słów City i CITI, a także na niedystynktywny charakter słowa City w znaku towarowym uczestnika,
doszedł do słusznego wniosku o braku podobieństwa omawianych znaków w rozumieniu art. 132 ust. 2 pkt 3
PrWłPrzem13. Nie zachodzi potrzeba powtarzania tej analizy, gdyż została ona przedstawiona w uzasadnieniu
kwestionowanej decyzji, ale także w uzasadnieniu zaskarżonego wyroku.
Skoro organ, a za nim Sąd I Instancji, stwierdził po dogłębnej analizie wszystkich różnic między porównywanymi
znakami, że te różnice zdecydowanie przeważają nad fonetycznym podobieństwem brzmienia słów City i CITI, oraz
w sposób logiczny i przekonywujący swoje stanowisko uzasadnił, to nie można czynić mu zarzutu, że zaniechał
ustalenia dominujących elementów znaków towarowych, lub też, że bezzasadnie przyznał większą wagę dzielącym
znaki różnicom, a nie podobieństwom.
Pominięcie w rozważaniach szczegółowej oceny podobieństwa usług opatrywanych porównywanymi znakami
towarowymi, przy braku podobieństw oznaczeń nie jest błędem, gdyż podobieństwo usług nie było kwestionowane,
ale samo to podobieństwo nie przesądzało o zastosowaniu art. 132 ust. 2 pkt 3 PrWłPrzem13.
Nie zostało pominięte, wbrew twierdzeniu strony skarżącej założenie, że porównywany jest sporny znak słowno-
graficzny z znakami słownymi. Takie założenie wzmaga jeszcze potrzebę poszukiwania różnic między znakami. Do
tych wszystkich szczegółowych ustaleń omówionych w uzasadnieniu kwestionowanej decyzji odniósł się należycie
Sad I instancji w uzasadnieniu zaskarżonego wyroku.
Wobec braku spełnienia pierwszej przesłanki zastosowania przepisu art. 132 ust. 2 pkt 3 PrWłPrzem13, to jest
podobieństwa znaków prowadzącego do skojarzenia spornego znaku ze znakami skarżącej korporacji, nie
zachodziła konieczność badania pozostałych przesłanek, a mianowicie możliwości uzyskania nienależytej korzyści
oraz szkodliwości dla odróżniającego charakteru lub renomy znaków CITI.
Reasumując rozważania dotyczące zarzutów procesowych należy stwierdzić, że wytyczne Sądu uchylającego
pierwotną decyzję organu zostały w pełni wykonane w sposób prawidłowy, prowadzący do rozstrzygnięcia zgodnego
z prawem. Ustalenia faktyczne organu przyjęte przez Sąd I Instancji w zaskarżonym wyroku, zdaniem NSA, nie
nasuwają zastrzeżeń. Polemika strony skarżącej z prawidłowymi ustaleniami nie zasługuje na uznanie.
Dla rozstrzygnięcia sprzeciwu A. odnośnie udzielenia prawa ochronnego na sporny znak uczestnika na podstawie
art. 132 ust. 2 pkt 3 PrWłPrzem13 ustalenie stopnia podobieństw porównywanych znaków towarowych mogłoby mieć
tylko wtedy znaczenie, gdyby ustalono, że podobieństwo oznaczeń w ogóle zachodzi. W niniejszej sprawie nie
ustalono podobieństwa porównywanych oznaczeń w świetle art. 132 ust. 2 pkt 3 PrWłPrzem13.
W analizowanej sprawie brak było przesłanek do zastosowania przepisu 132 ust. 2 pkt 2 oraz art. 132 ust. 2 pkt 3
PrWłPrzem13, co słusznie podkreślił NSA. Przepis ten określał, że nie udziela się prawa ochronnego na znak
towarowy identyczny lub podobny do znaku towarowego, na który udzielono prawa ochronnego lub zgłoszonego
w celu uzyskania prawa ochronnego (o ile na znak taki zostanie udzielone prawo ochronne) z wcześniejszym
pierwszeństwem na rzecz innej osoby dla towarów identycznych lub podobnych, jeżeli zachodzi ryzyko
wprowadzenia odbiorców w błąd, które obejmuje w szczególności ryzyko skojarzenia znaku ze znakiem
wcześniejszym; a także, identyczny lub podobny do renomowanego znaku towarowego zarejestrowanego lub
zgłoszonego z wcześniejszym pierwszeństwem do rejestracji (o ile znak taki zostanie zarejestrowany) na rzecz innej
osoby dla jakichkolwiek towarów, jeżeli mogłoby to przynieść zgłaszającemu nienależną korzyść lub być szkodliwe
dla odróżniającego charakteru bądź renomy znaku wcześniejszego. NSA przyjął, że pominięcie w toku sprawy
administracyjnej szczegółowej oceny podobieństwa usług opatrywanych porównywanymi znakami towarowymi, przy
braku podobieństw oznaczeń, nie jest błędem.

Komentarz
Art. 132 PrWłPrzem13 został uchylony przez art. 1 pkt 11 ustawy z 11.9.2015 r. o zmianie ustawy prawo własności
przemysłowej (Dz.U. z 2015 r. poz. 1615) z mocą obowiązującą od 15.4.2016 r. W toku prac Unii Europejskiej, nad
harmonizacją prawa znaków towarowych na poziomie krajowym, zaproponowane zostało przez Komisję Europejską
obowiązkowe przyjęcie przez państwa członkowskie systemu sprzeciwowego. Zmiana tej regulacji (por. art. 132 1
ustawy z 30.6.2000 r. Prawo własności przemysłowej (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 324; dalej: PrWłPrzem) w aktualnym
brzmieniu) była konsekwencją przejścia na system sprzeciwowy, co spowodowało konieczność usystematyzowania
wszystkich przesłanek odmowy udzielenia prawa ochronnego. W związku z powyższym, ustawodawca podzielił
przesłanki na te, które będą badane z urzędu, i te które mogą stanowić podstawę sprzeciwu.

Wyrok NSA z 27.11.2020 r., II GSK 128/18

Wyrok NSA z 27.11.2020 r., II GSK 128/18, podtrzymujący decyzję o braku prawa ochronnego dla spornego znaku towarowego CB CITY BROKER, jest istotny dla rozwoju prawa własności przemysłowej. Zmiany w regulacjach prawnych dotyczących znaków towarowych mają na celu usystematyzowanie przesłanek odmowy udzielenia ochrony, uwzględniając system sprzeciwowy w Unii Europejskiej.