Zniszczenie towarów opatrzonych unijnym znakiem towarowym

Trybunał Sprawiedliwości uznał w sprawie dotyczącej polskiej spółki handlującej perfumami HUGO BOSS, że można zniszczyć towary, niebędące podróbkami, ale które zostały wprowadzone do obrotu w Polsce bez zgody właściciela unijnego znaku towarowego. Na podstawie licencji udzielonej przez HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH & Co. KG Procter & Gamble International Operations SA była jedynym podmiotem uprawnionym do używania słownego unijnego znaku towarowego HUGO BOSS oraz do wnoszenia i popierania we własnym imieniu wniosków i powództw związanych z naruszeniem praw do tego znaku. Perfumesco.pl sp. z o.o. sp.k. prowadzi od 2012 r. internetową hurtownię wyrobów perfumeryjnych. Sąd Okręgowy w Warszawie zobowiązał Perfumesco.pl między innymi do zniszczenia perfum, wód toaletowych i perfumowanych w opakowaniach opatrzonych znakiem towarowym HUGO BOSS.

Tematyka: Trybunał Sprawiedliwości, HUGO BOSS, znak towarowy, zniszczenie towarów, naruszenie prawa własności intelektualnej, Perfumesco.pl, dyrektywa 2004/48, art. 10, PrWłPrzem

Trybunał Sprawiedliwości uznał w sprawie dotyczącej polskiej spółki handlującej perfumami HUGO BOSS, że można zniszczyć towary, niebędące podróbkami, ale które zostały wprowadzone do obrotu w Polsce bez zgody właściciela unijnego znaku towarowego. Na podstawie licencji udzielonej przez HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH & Co. KG Procter & Gamble International Operations SA była jedynym podmiotem uprawnionym do używania słownego unijnego znaku towarowego HUGO BOSS oraz do wnoszenia i popierania we własnym imieniu wniosków i powództw związanych z naruszeniem praw do tego znaku. Perfumesco.pl sp. z o.o. sp.k. prowadzi od 2012 r. internetową hurtownię wyrobów perfumeryjnych. Sąd Okręgowy w Warszawie zobowiązał Perfumesco.pl między innymi do zniszczenia perfum, wód toaletowych i perfumowanych w opakowaniach opatrzonych znakiem towarowym HUGO BOSS.

Trybunał Sprawiedliwości uznał w sprawie dotyczącej polskiej spółki handlującej perfumami HUGO BOSS, że
można zniszczyć towary, niebędące podróbkami, ale które zostały wprowadzone do obrotu w Polsce bez
zgody właściciela unijnego znaku towarowego. W takim przypadku polski sąd może zastosować art. 286
PrWłPrzem.
Stan faktyczny
Na podstawie licencji udzielonej przez HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH & Co. KG (dalej jako: HB)
Procter & Gamble International Operations SA (dalej: P&G) była jedynym podmiotem uprawnionym do używania
słownego unijnego znaku towarowego HUGO BOSS oraz do wnoszenia i popierania we własnym imieniu wniosków
i powództw związanych z naruszeniem praw do tego znaku. Aby klienci mogli testować towary opatrzone tym
znakiem towarowym, HB udostępnia nieodpłatnie sprzedawcom i autoryzowanym dystrybutorom próbki towarów lub
„testery”, które służą wyłącznie prezentacji i promocji kosmetyków a na ich opakowaniach jest widoczna informacja
o tym, że próbki nie są przeznaczone do sprzedaży. Próbki te nie są wprowadzane do obrotu w EOG ani przez HB,
ani za zgodą tej spółki.
Perfumesco.pl sp. z o.o. sp.k. prowadzi od 2012 r. internetową hurtownię wyrobów perfumeryjnych. Spółka regularnie
wysyła cenniki do osób prowadzących sprzedaż internetową kosmetyków, oferując do sprzedaży m.in. próbki
wyrobów perfumeryjnych opatrzone znakiem towarowym HUGO BOSS ze wzmianką „Tester”, zaznaczając, że te
próbki nie różnią się zapachem od zwykłego produktu.
W wykonaniu postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia, komornik sądowy dokonał w Polsce zajęcia wyrobów
perfumeryjnych, tj. nieprzeznaczonych do sprzedaży testerów, w opakowaniach opatrzonych znakiem towarowym
HUGO BOSS. Umieszczone na nich kody wskazywały, że są przeznaczone przez producenta do wprowadzenia do
obrotu poza terytorium EOG.
Sąd Okręgowy w Warszawie, do którego wystąpił P&G, zobowiązał Perfumesco.pl między innymi do zniszczenia
perfum, wód toaletowych i perfumowanych w opakowaniach opatrzonych znakiem towarowym HUGO BOSS,
w szczególności testerów, które nie zostały wprowadzone do obrotu w EOG przez HB lub za zgodą tej spółki.
Pytanie prejudycjalne
Czy art. 10 ust. 1 dyrektywy 2004/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 29.4.2004 r. w sprawie egzekwowania
praw własności intelektualnej (Dz.Urz. UE L z 2004 r. Nr 157, s. 45) należy interpretować w ten sposób, że stoi on na
przeszkodzie takiej wykładni przepisu krajowego, zgodnie z którą środek ochronny polegający na zniszczeniu
towarów nie może być stosowany do towarów, które zostały wytworzone i na których umieszczono unijny znak
towarowy za zgodą właściciela tego znaku, lecz które zostały wprowadzone do obrotu w EOG bez jego zgody?
Stanowisko TS
Przepis art. 10 ust. 1 dyrektywy 2002/48 stanowi, że państwa członkowskie mają obowiązek zapewnić, aby „właściwe
organy sądowe (mogły) na żądanie wnioskodawcy zarządzać podejmowanie właściwych środków w odniesieniu do
towarów, co do których stwierdzono naruszanie prawa własności intelektualnej”. Wśród tych środków jest,
przewidziane w art. 10 ust. 1 lit. c) zniszczenie towarów. W ocenie TS z treści art. 10 ust. 1 dyrektywy 2004/48
wynika zatem, że ten przepis nie ogranicza stosowania przewidzianych w nim środków naprawczych do
określonych rodzajów naruszeń prawa własności intelektualnej. Ponadto, zgodnie z art. 10 ust. 3 w zw. z motywem
17 dyrektywy 2002/48 przy rozpatrywaniu żądania zastosowania środków naprawczych właściwe organy sądowe są
zobowiązane brać pod uwagę zachowanie proporcjonalności między powagą naruszenia a zarządzonymi środkami
naprawczymi, a także interesy stron trzecich. Do tych organów należy zatem podjęcie decyzji o środku, jaki należy
przyjąć w każdym konkretnym przypadku.
Zdaniem TS powyższą wykładnię art. 10 dyrektywy 2004/48 potwierdza zarówno kontekst, w jaki wpisuje się ten
artykuł, jak i cele tej dyrektywy. Co do kontekstu, w jaki wpisuje się ten przepis, TS wskazał, że z motywów 4 i 5 tego
aktu wynika, iż wszystkie państwa członkowskie oraz Unia, w zakresie spraw zgodnych ze swoimi kompetencjami, są
na poziomie międzynarodowym związane Porozumieniem w sprawie handlowych aspektów praw własności
intelektualnej (dalej: TRIPS), które zawiera w szczególności postanowienia dotyczące środków egzekwowania praw
własności intelektualnej. Są to wspólne normy stosowane na poziomie międzynarodowym i wprowadzone we
wszystkich państwach członkowskich. Przepis art. 10 stanowi transpozycję do unijnego porządku prawnego art. 46
TRIPS, zgodnie z którym organy sądowe będą miały prawo „nakazania, aby towary, które uznają za
stanowiące naruszenie, zostały usunięte, bez jakiegokolwiek odszkodowania, z obrotu handlowego”.



Trybunał podkreślił, że treść art. 46 nie ogranicza zakresu stosowania tego przepisu do określonej kategorii
naruszeń praw własności intelektualnej. Przeciwnie, ze względu na jego bardzo ogólne sformułowanie dotyczy on
wszystkich towarów, co do których stwierdzono, że w jakikolwiek sposób naruszają prawo własności intelektualnej.
Artykuł 3 ust. 2 dyrektywy 2004/48 stanowi m.in., że środki, procedury i środki naprawcze przewidziane przez
państwa członkowskie powinny być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające. W ocenie TS dyrektywa 2004/48
wprowadza minimalne standardy dotyczące poszanowania praw własności intelektualnej i nie zakazuje państwom
członkowskim ustanowienia środków stanowiących dalej idącą ochronę (wyrok TS z 9.6.2016 r., C-481/14, 
,
Hansson, EU:C:2016:419, pkt 36, 40). Natomiast państwa członkowskie nie mogą ustanawiać środków
przewidujących ochronę o węższym zakresie, na przykład poprzez ograniczenie stosowania środków
przewidzianych w tej dyrektywie do niektórych rodzajów naruszeń praw własności intelektualnej. Z art. 2 ust. 1 owej
dyrektywy wynika bowiem, że stosuje się ją „do wszelkich naruszeń praw własności intelektualnej określonych
w prawie wspólnotowym i/lub prawie wewnętrznym zainteresowanego państwa członkowskiego”. Zdaniem TS art. 10
dyrektywy 2004/48 dotyczy wszystkich towarów, co do których stwierdzono, że w jakikolwiek sposób naruszają prawa
własności intelektualnej, bez wykluczenia a priori w przypadku niektórych z tych naruszeń zastosowania środka
naprawczego w postaci zniszczenia, przewidzianego w art. 10 ust. 1 lit. c) tej dyrektywy.
Ustawa z 30.6.2000 r. – Prawo własności przemysłowej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 286, dalej: PrWłPrzem) odnosi się
do praw wynikających z unijnego znaku towarowego. Z wyroku TS z 12.7.2011 r., C-324/09, 
, L’Oréal i in.,
EU:C:2011:474, wynika, że unijny znak towarowy objęty jest pojęciem „własności intelektualnej” w rozumieniu
dyrektywy 2004/48. W konsekwencji, ponieważ do właściwych krajowych organów sądowych należy określenie
w każdym konkretnym przypadku środka, który spośród środków przewidzianych w art. 10 ust. 1 dyrektywy
2004/48 może zostać nałożony w wyniku naruszenia prawa własności intelektualnej – zdaniem TS – nie można
uznać, że środek naprawczy polegający na zniszczeniu towarów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 lit. c) tej dyrektywy,
ma zastosowanie wyłącznie w przypadku naruszenia prawa przyznanego przez art. 9 ust. 3 lit. a) rozporządzenia
207/2009, natomiast nie można go stosować w przypadku naruszenia praw przyznanych przez art. 9 ust. 3 lit. b) lub
c) tego rozporządzenia.
Reasumując TS orzekł, że art. 10 ust. 1 dyrektywy 2004/48 należy interpretować w ten sposób, że stoi on na
przeszkodzie takiej wykładni przepisu krajowego, zgodnie z którą środek ochronny polegający na
zniszczeniu towarów nie może być stosowany do towarów, które zostały wytworzone i na których
umieszczono unijny znak towarowy za zgodą właściciela tego znaku, lecz które zostały wprowadzone do
obrotu w EOG bez jego zgody.

Komentarz
W niniejszym wyroku w polskiej sprawie TS dokonał wykładni pojęcia „naruszania prawa własności intelektualnej”
zawartego w art. 10 ust. 1 dyrektywy 2004/48. Przepis ten został transponowany w art. 286 PrWłPrzem. Co istotne,
w niniejszej sprawie nie była podnoszona bezprawność wytworzenia lub oznaczenia towarów, ale bezprawność
wprowadzenia do obrotu ich egzemplarzy, tzn. zostały one wprowadzone do obrotu w Polsce w sytuacji, gdy –
z umieszczonych na egzemplarzach oznaczeń – wynikało, że nie były w ogóle przeznaczone do wprowadzenia do
obrotu.
W polskim orzecznictwie i doktrynie prezentowano już stanowisko, że zawarty w art. 10 ust. 1 dyrektywy 2004/48
termin „towarów, co do których stwierdzono naruszanie prawa własności intelektualnej” jest szerszy, niż umieszczone
w art. 286 PrWłPrzem pojęcie „wytworów bezprawnie wytworzonych lub oznaczonych”. W prezentowanym wyroku
TS potwierdził, że naruszenie praw własności przemysłowej może nastąpić nie tylko w następstwie wytworzenia lub
oznaczenia towarów, ale także w następstwie ich nieuprawnionego wprowadzenia do obrotu. Argumentując swoje
stanowisko TS powołał się na art. 46 TRIPS. Zatem polski sąd powinien stosować w tym zakresie regułę wykładni
zgodnej prawa krajowego z prawem UE i odrzucając wykładnię językową art. 286 PrWłPrzem, powinien uznać, że
każdy towar naruszający prawa własności przemysłowej jest bezprawnie wytworzony w rozumieniu tego przepisu.
Na marginesie warto zauważyć, że w niniejszym wyroku Trybunał rozstrzygnął również kwestię dopuszczalności
wydania orzeczenia, w związku z wątpliwościami co do procesu powołania sędziów Sądu Najwyższego,
zasiadających w tym składzie sędziowskim, który sporządziły wniosek prejudycjalne w niniejszej sprawie.

Wyrok TS z 13.10.2022 r., C-355/21, Perfumesco.pl







Trybunał Sprawiedliwości orzekł, że art. 10 ust. 1 dyrektywy 2004/48 należy interpretować w ten sposób, że stoi on na przeszkodzie takiej wykładni przepisu krajowego, zgodnie z którą środek ochronny polegający na zniszczeniu towarów nie może być stosowany do towarów, które zostały wytworzone i na których umieszczono unijny znak towarowy za zgodą właściciela tego znaku, lecz które zostały wprowadzone do obrotu w EOG bez jego zgody.