Naruszenie praw do znaku towarowego

Trybunał Sprawiedliwości UE orzekł, że Amazon narusza prawa do znaku towarowego firmy Louboutin, umożliwiając sprzedaż 'identycznych' szpilek innego producenta, co skutkuje odpowiedzialnością na podstawie prawa UE. Sprawa dotyczyła domniemanego używania oznaczeń identycznych z unijnym znakiem towarowym bez zgody właściciela, co wymaga oceny sądów odsyłających. TSUE podkreślił, że operator platformy handlowej może być uznany za podmiot używający oznaczenia identycznego z znakiem towarowym należącym do innego podmiotu w odniesieniu do identycznych towarów oferowanych na platformie, gdy użytkownik dostrzega związek między usługami operatora a danym oznaczeniem.

Tematyka: TSUE, Amazon, Louboutin, znak towarowy, prawo UE, unijny znak towarowy, operator platformy handlowej, oznaczenie identyczne, spory sądowe, interpretacja prawa

TSUE orzekł, że Amazon narusza prawa do znaku zarejestrowanego przez Louboutina, umożliwiając osobom
trzecim sprzedaż „identycznych” szpilek innego producenta. Z tego tytułu ponosi odpowiedzialność na
podstawie prawa UE. Dotyczy to sytuacji, w której użytkownik tej witryny internetowej ma wrażenie, że to
Amazon zajmuje się sprzedażą we własnym imieniu i na własny rachunek.
Stan faktyczny
Ch. Louboutin dodaje do szpilek czerwoną podeszwę zewnętrzną, której kolor w skali Pantone oznaczony jest kodem
18–1663TP. Kolor ten, naniesiony na podeszwę buta na wysokim obcasie, jest zarejestrowany jako znak towarowy
Beneluksu oraz jako znak towarowy Unii Europejskiej.
Spory sądowe między Ch. Louboutinem a spółkami Amazon dotyczyły domniemanego używania oznaczeń
identycznych z unijnym znakiem towarowym, którego Ch. Louboutin jest właścicielem, bez jego zgody, w odniesieniu
do towarów, które są identyczne z tymi, dla których ten znak został zarejestrowany.
Wnioski prejudycjalne dotoczyły wykładni art. 9 ust. 2 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2017/1001 z 14.6.2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (Dz.Urz. UE L z 2017 Nr 154, s. 1) co do
odpowiedzialności operatora witryny sprzedaży internetowej.
Stanowisko TSUE
Celem art. 9 rozporządzenia 2017/1001/UE jest przyznanie właścicielowi unijnego znaku towarowego
instrumentu prawnego pozwalającego mu na zakazanie, a tym samym położenie kresu wszelkiemu używaniu
tego znaku towarowego przez osobę trzecią, bez jego zgody. Trybunał przypomniał, że używanie przez osobę
trzecią oznaczenia identycznego ze znakiem towarowym lub do niego podobnego w rozumieniu art. 9 ust. 2
rozporządzenia 2017/1001/UE wymaga co najmniej, aby oznaczenie to było przez nią wykorzystywane w ramach
jej własnej komunikacji handlowej. Odnosząc się do operatora internetowej platformy handlowej (dalej jako:
operator), TSUE uznał, że używanie oznaczeń identycznych ze znakami towarowymi lub do nich podobnych
w ofertach sprzedaży wyświetlanych na tej platformie jest dokonywane wyłącznie przez sprzedawców będących
klientami operatora owej platformy, a nie przez niego samego, ponieważ ten ostatni nie używa tego oznaczenia we
własnej komunikacji handlowej.
Trybunał stwierdził, że do sądów odsyłających należy dokonanie oceny, czy w każdej z rozpoznawanych spraw
Amazon jako operator używa oznaczenia identycznego z rozpatrywanym znakiem towarowym w odniesieniu do
towarów, które są identyczne z tymi, dla których ten znak został zarejestrowany w rozumieniu art. 9 ust. 2 lit. a)
rozporządzenia 2017/1001/UE. Przy czym TSUE udzielił tym sądom wskazówek interpretacyjnych opartych na
prawie UE, niezbędnych przy dokonywaniu tej oceny.
Trybunał stwierdził, że „komunikacja handlowa” oznacza każdą formę przekazu skierowanego do osób trzecich,
mającego promować jego działalność, towary lub usługi, bądź wskazywać na prowadzenie takiej działalności.
Trybunał orzekł już, iż w sytuacji gdy usługodawca używa oznaczenia identycznego ze znakiem towarowym
należącym do innego podmiotu lub do niego podobnego do celów promowania towarów, które jeden z jego klientów
sprzedaje za pomocą tej usługi, ten usługodawca sam używa tego oznaczenia, gdy używa go w taki sposób, że
powstaje związek między danym oznaczeniem a usługami świadczonymi przez tego usługodawcę (wyrok
TSUE z 12.7.2011 r., L’Oréal i in., C-324/09, pkt 92,
). Zdaniem TSUE taki związek istnieje, gdy operator,
korzystając z usługi odsyłania w Internecie i za pomocą słowa kluczowego identycznego ze znakiem towarowym
należącym do innego podmiotu, reklamuje towary oznaczane tym znakiem towarowym, sprzedawane przez jego
klientów na jego internetowej platformie handlowej. Reklama taka tworzy bowiem dla internautów dokonujących
wyszukiwania za pomocą tego słowa kluczowego oczywiste skojarzenie między tymi markowymi towarami
a możliwością ich nabycia za pośrednictwem tej platformy. Z powyższego powodu, zdaniem TSUE, właściciel tego
znaku towarowego jest uprawniony zakazać owemu operatorowi takiego używania, gdy ta reklama narusza
prawo do znaku towarowego ze względu na fakt, że nie pozwala ona lub jedynie z trudnością pozwala właściwie
poinformowanemu i dostatecznie uważnemu internaucie na zorientowanie się, czy owe towary pochodzą od
właściciela tego znaku towarowego lub od przedsiębiorstwa powiązanego z nim gospodarczo, czy też przeciwnie - od
osoby trzeciej (wyrok L’Oréal i in., pkt 93, 97).
Co do sposobu prezentowania ogłoszeń TSUE wskazał, że potrzeba przejrzystego wyświetlania ogłoszeń
w Internecie jest przewidziana w prawodawstwie Unii dotyczącym handlu elektronicznego. Ogłoszenia wyświetlane
w witrynie sprzedaży internetowej ze zintegrowaną internetową platformą handlową muszą być zatem przedstawiane

w sposób pozwalający właściwie poinformowanemu i dostatecznie uważnemu użytkownikowi na rozróżnienie ofert
pochodzących z jednej strony od operatora tej witryny internetowej, a z drugiej strony od sprzedawców zewnętrznych
działających na internetowej platformie handlowej, z którą ta witryna jest zintegrowana (wyrok L’Oréal i in., pkt 94).
Okoliczność, że taki operator stosuje jednolity sposób prezentowania ofert publikowanych w jego witrynie
internetowej, tj. wyświetla jednocześnie własne ogłoszenia i ogłoszenia sprzedawców zewnętrznych, oraz umieszcza
własne logo renomowanego dystrybutora zarówno w swojej witrynie internetowej, jak i we wszystkich tych
ogłoszeniach (w tym dotyczących towarów oferowanych przez sprzedawców zewnętrznych), może utrudniać takie
wyraźne rozróżnienie. Powyższe może wywołać u właściwie poinformowanego i dostatecznie uważnego
użytkownika wrażenie, że to ów operator sprzedaje we własnym imieniu i na własny rachunek również towary
oferowane do sprzedaży przez tych sprzedawców zewnętrznych. W konsekwencji gdy te towary są opatrzone
oznaczeniem identycznym ze znakiem towarowym należącym do innego podmiotu, zdaniem TSUE taki jednolity
sposób przedstawienia może powodować w odczuciu tych użytkowników powstanie związku pomiędzy tym
oznaczeniem a usługami świadczonymi przez owego operatora.
Ponadto zdaniem TSUE charakter i zakres usług świadczonych przez operatora na rzecz sprzedawców
zewnętrznych, którzy oferują na tej platformie towary opatrzone przedmiotowym oznaczeniem (takich jak usługi
polegające w szczególności na odpowiadaniu na pytania użytkowników dotyczące tych towarów lub składowania,
wysyłki i zarządzania zwrotami tych towarów), mogą również wywołać u właściwie poinformowanego i dostatecznie
uważnego użytkownika wrażenie, że owe towary są sprzedawane przez tego operatora w jego imieniu i na własny
rachunek.
Reasumując, TSUE orzekł, że art. 9 ust. 2 lit. a) rozporządzenia 2017/1001/UE należy interpretować w ten
sposób, iż operator witryny sprzedaży internetowej obejmującej, oprócz własnych ofert sprzedaży,
internetową platformę handlową, może być uznany za podmiot używający oznaczenia identycznego
z unijnym znakiem towarowym należącym do innego podmiotu w odniesieniu do towarów identycznych
z tymi, dla których ten znak został zarejestrowany. Dotyczy to przypadku, gdy sprzedawcy zewnętrzni oferują
do sprzedaży na tej platformie – bez zgody właściciela tego znaku – takie towary opatrzone owym
oznaczeniem, jeśli właściwie poinformowany i dostatecznie uważny użytkownik tej witryny internetowej
dostrzega związek między usługami tego operatora a danym oznaczeniem. Ma to miejsce w szczególności
wówczas, gdy w świetle wszystkich elementów charakteryzujących daną sytuację taki użytkownik mógłby
odnieść wrażenie, że to powyższy operator sprzedaje – we własnym imieniu i na własny rachunek – towary
opatrzone tym oznaczeniem. Istotne w tym zakresie są okoliczności, że ten operator stosuje jednolity sposób
prezentacji ofert publikowanych w swojej witrynie internetowej, tj. wyświetla jednocześnie ogłoszenia
dotyczące towarów, które sprzedaje we własnym imieniu i na własny rachunek, oraz ogłoszenia dotyczące
towarów oferowanych na tej platformie przez sprzedawców zewnętrznych, że umieszcza on na wszystkich
tych ogłoszeniach własne logo renomowanego dystrybutora i że oferuje on sprzedawcom zewnętrznym –
w ramach sprzedaży towarów opatrzonych przedmiotowym oznaczeniem – uzupełniające usługi polegające
w szczególności na składowaniu i wysyłce ich towarów.

Komentarz
W niniejszym wyroku Trybunał (wielka izba) uznał po pierwsze, że operator witryny sprzedaży internetowej, taki jak
Amazon, może odpowiadać na podstawie art. 9 ust. 2 rozporządzenia 2017/1001/UE z tytułu używania oznaczenia
identycznego z unijnym znakiem towarowym, dokonywanego przez sprzedawców zewnętrznych korzystających
z jego internetowej platformy handlowej - por. art. 296 ust. 3 ustawy z 30.6.2000 r. Prawo własności przemysłowej
(t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 324).
Po drugie, w uzasadnieniu niniejszego wyroku TSUE szczegółowo wyjaśnił, w jaki sposób sąd krajowy ma dokonać
oceny, czy taki operator używa oznaczenia identycznego ze znakiem towarowym w odniesieniu do towarów, które są
identyczne z tymi, dla których ten znak został zarejestrowany w rozumieniu art. 9 ust. 2 lit. a) rozporządzenia
2017/1001/UE. Trybunał podkreślił, że w tym kontekście kluczowe znaczenie ma: sposób prezentowania ogłoszeń,
zarówno indywidualnie, jak i ich całości, w danej witrynie internetowej oraz charakter i zakres usług świadczonych
przez jej operatora. Trybunał wskazał, że należy m.in. zbadać, czy sposób prezentacji może powodować powstanie
związku między usługami oferowanymi przez tego operatora a danym oznaczeniem na tej podstawie, że właściwie
poinformowany i dostatecznie uważny użytkownik mógłby sądzić, iż to ten operator we własnym imieniu i na własny
rachunek sprzedaje towar, w odniesieniu do którego używane jest dane oznaczenie.
Powyższe stanowisko Trybunału ma podstawowe znaczenie dla określania odpowiedzialności operatorów witryny
sprzedaży internetowej w sporach przed polskimi sądami (zob. wyrok SA w Warszawie z 19.12.2019 r., VII AGa
658/18).

Wyrok TSUE z 22.12.2022 r., Louboutin (Używanie znaku naruszającego prawo na rynku internetowym), C-
148/21 i C-184/21,

Wyrok TSUE ma kluczowe znaczenie dla określania odpowiedzialności operatorów platform handlowych w sporach przed sądami. Decyzja precyzuje, jak sądy krajowe powinny oceniać, czy operator używa oznaczenia identycznego ze znakiem towarowym w kontekście oferowanych towarów. Sprawa dotyczyła spórów między Louboutinem a Amazonem, a jej rezultat wpłynie na interpretację prawa dotyczącego handlu elektronicznego.