Umowa Licencyjna Używania Znaku Towarowego

UMOWA LICENCYJNA O UŻYWANIE ZNAKU TOWAROWEGO CHRONIONEGO PRAWEM OCHRONNYM

zawarta w dniu 25.05.2023 r. w Warszawie

pomiędzy:

Firma "ABC Sp. z o.o." z siedzibą w Warszawie, ul. Kwiatowa 1 reprezentowanym przez: 1. Jan Kowalski, 2. Anna Nowak, zwanym dalej "Licencjodawcą"

a

Firma "XYZ S.A." z siedzibą w Krakowie, ul. Słoneczna 2 reprezentowanym przez: 1. Piotr Wiśniewski, 2. Maria Zielińska, zwanym dalej "Licencjobiorcą"

o następującej treści:

§1

1. Licencjodawca oświadcza, że jest uprawniony z prawa ochronnego na znak towarowy "Słoneczko", zwany dalej "znakiem towarowym", wpisanego do rejestru znaków towarowych pod nr R.255234.

2. Prawo ochronne na znak towarowy zostało udzielone dla następujących towarów i/lub usług: Produkcja soków owocowych Dystrybucja soków owocowych Sprzedaż soków owocowych Marketing soków owocowych.

3. Odpis świadectwa ochronnego na znak towarowy wydanego przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

§2

1. Licencjodawca oświadcza, iż dotychczas nie udzielał licencji na używanie znaku towarowego.

2. Licencjodawca oświadcza ponadto, że: a) prawo ochronne na znak towarowy nie jest obciążone prawami osób trzecich, b) znak towarowy jest używany przez Firma "ABC Sp. z o.o." od dnia 01.01.2020 r. do oznaczania wszystkich towarów i/lub usług, dla których zostało udzielone prawo ochronne, c) nie istnieją zaległości we wnoszeniu opłat okresowych z tytułu ochrony znaku towarowego.

§3

1. Licencjodawca udziela Licencjobiorcy wyłącznego upoważnienia (licencji wyłącznej) do używania znaku towarowego dla celów związanych z działalnością gospodarczą Licencjobiorcy w zakresie produkcji i dystrybucji napojów na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Niniejsza umowa zostaje zawarta na okres 5 lat, począwszy od dnia następującego po dniu zawarcia umowy. Strony, działając na podstawie wspólnego porozumienia, mogą przedłużyć czas trwania umowy na kolejne okresy. W każdym przypadku umowa traci moc z dniem wygaśnięcia prawa ochronnego na znak towarowy.

§4

1. Licencjobiorca zobowiązuje się do uiszczania na rzecz Licencjodawcy okresowych opłat licencyjnych.

2. Wysokość każdej z opłat, o których mowa w ust. 1, Strony ustalają zgodnie na 10 % całkowitego wolumenu korzyści netto z używania znaku towarowego uzyskanych w danym okresie obliczeniowym.

3. Okresem obliczeniowym, o którym mowa w ust. 2, jest okres jednego roku kalendarzowego. Bieg pierwszego okresu obliczeniowego rozpoczyna się w dniu następującym po dniu zawarcia niniejszej umowy.

4. Każda z opłat, o których mowa w ust. 1, będzie przekazywana, najpóźniej w terminie 30 dni po upływie danego okresu obliczeniowego, na rachunek bankowy Licencjodawcy w Bank PKO BP nr 12345678901234567890123456.

5. W przypadku opóźnienia w uiszczaniu opłat, o których mowa w ust. 1, Licencjobiorca będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Licencjodawcy odsetek umownych w wysokości 12 % w stosunku rocznym.

6. Jeżeli Licencjobiorca dopuszcza się zwłoki w uiszczaniu opłat, o których mowa w ust. 1, Licencjodawca może wyznaczyć mu odpowiedni dodatkowy termin do zapłaty z zagrożeniem, iż w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu będzie uprawniony do odstąpienia od umowy. Może również bądź bez wyznaczenia terminu dodatkowego, bądź też po jego bezskutecznym upływie żądać zapłaty i naprawienia szkody wynikłej ze zwłoki.

7. Licencjobiorca zobowiązuje się do rzetelnego prowadzenia ewidencji oraz do przechowywania przez okres trwania umowy i co najmniej 5 lat po jej wygaśnięciu dowodów księgowych oraz innych dokumentów niezbędnych do obliczenia opłat, o których mowa w ust. 1.

8. Na żądanie Licencjodawcy Licencjobiorca przedstawi na piśmie bilans korzyści z używania znaku towarowego uzyskanych w każdym okresie obliczeniowym oraz udostępni dokumenty, o których mowa w ust. 7.

§5

1. Licencjodawca jest zobowiązany do dokonywania nakładów na zachowanie prawa i do ponoszenia innych ciężarów związanych z prawem ochronnym na znak towarowy.

2. Do nakładów i ciężarów, o których mowa w ust. 1, należą w szczególności: a) opłaty okresowe wymagane do przedłużenia prawa ochronnego na znak towarowy na kolejne dziesięcioletnie okresy, b) koszty postępowań przed sądami i innymi organami powołanymi do orzekania w sprawach o naruszenie prawa ochronnego, unieważnienie prawa ochronnego, stwierdzenie wygaśnięcia prawa ochronnego oraz w innych sprawach dotyczących prawa ochronnego na znak towarowy.

3. Licencjodawca jest zobowiązany do niepodejmowania jakichkolwiek zachowań, których skutkiem mogłoby być wygaśnięcie prawa ochronnego na znak towarowy.

§6

1. Licencjobiorca zobowiązuje się do utrzymywania wysokiej jakości towarów i/lub usług, do oznaczania których jest przeznaczony znak towarowy.

2. Zasady kontroli jakości towarów i/lub usług przez Licencjodawcę określa załącznik nr 2 do niniejszej umowy.

§7

1. Licencjodawca, powołując się na udzielone mu prawo ochronne na znak towarowy, może wystąpić przeciwko Licencjobiorcy, który narusza postanowienia niniejszej umowy odnoszące się do zakresu jej obowiązywania, postaci znaku będącego przedmiotem licencji, a także wskazania towarów i/lub usług, dla których znak może być używany, oraz ich jakości, z roszczeniami o: a) zaniechanie naruszania, b) usunięcie skutków naruszenia, w szczególności o ogłoszenie w prasie stosownego oświadczenia, c) wydanie bezpodstawnie uzyskanych korzyści, d) naprawienie szkody na zasadach ogólnych, e) zapłatę odpowiedniej kwoty pieniężnej na rzecz jednej z organizacji społecznych, do których zakresu działania należą sprawy popierania własności przemysłowej - jeżeli naruszenie było zawinione.

2. W przypadku rażącego obniżenia przez Licencjobiorcę jakości towarów i/lub usług, do oznaczania których jest przeznaczony znak towarowy, Licencjodawca może także odstąpić od umowy.

§8

Licencjobiorca jest zobowiązany do wskazywania na używanie znaku towarowego na podstawie licencji przez umieszczenie oznaczenia "lic." w sąsiedztwie znaku towarowego.

§9

Licencjobiorca zobowiązuje się do nieujawniania osobom trzecim, przez okres 3 lat od dnia wygaśnięcia niniejszej umowy, informacji handlowych i organizacyjnych oraz do niepodejmowania jakichkolwiek innych zachowań o charakterze konkurencyjnym w stosunku do Licencjodawcy związanych z używaniem znaku towarowego.

§ 10

Licencjobiorca zobowiązuje się do informowania Licencjodawcy na piśmie o wiadomych Licencjobiorcy naruszeniach prawa ochronnego na znak towarowy przez osoby trzecie dokonanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 11

1. W zakresie udzielonego upoważnienia Licencjobiorca jest uprawniony do udzielania dalszych licencji (sublicencji) na używanie znaku towarowego.

2. Udzielenie sublicencji, o której mowa w ust. 1, wymaga zgody Licencjodawcy wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.

3. Z tytułu udzielenia każdej sublicencji, o której mowa w ust. 1, Licencjobiorca jest zobowiązany do uiszczenia na rzecz Licencjodawcy, w terminie 14 dni od dnia udzielenia danej sublicencji, opłaty ryczałtowej w wysokości 1000 zł (słownie: tysiąc złotych).

4. W przypadku opóźnienia w uiszczaniu opłaty, o której mowa w ust. 3, Licencjobiorca będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Licencjodawcy odsetek umownych w wysokości 12 % w stosunku rocznym.

5. Jeżeli Licencjobiorca dopuszcza się zwłoki w uiszczaniu opłaty, o której mowa w ust. 3, Licencjodawca może wyznaczyć mu odpowiedni dodatkowy termin do zapłaty z zagrożeniem, iż w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu będzie uprawniony do odstąpienia od umowy. Może również bądź bez wyznaczenia terminu dodatkowego, bądź też po jego bezskutecznym upływie żądać zapłaty i naprawienia szkody wynikłej ze zwłoki.

6. Licencjobiorcy nie przysługuje prawo do udzielania dalszych sublicencji na używanie znaku towarowego.

§ 12

1. Licencjobiorca zobowiązuje się do niezbywania praw przysługujących mu na mocy niniejszej umowy.

2. W przypadku niewykonania obowiązku określonego w ust. 1, Licencjodawca może żądać naprawienia wynikłej stąd szkody.

§ 13

W razie przejścia prawa ochronnego na znak towarowy w okresie trwania niniejszej umowy, umowa będzie skuteczna wobec następcy prawnego.

§ 14

1. Licencjobiorca będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Licencjodawcy kary umownej w wysokości: a) 5000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) - w przypadku niewykonania obowiązków określonych w § 4 ust. 7 lub w § 4 ust. 8, b) 2000 zł (słownie: dwa tysiące złotych) - w przypadku naruszenia postanowienia § 8, c) 3000 zł (słownie: trzy tysiące złotych) - w przypadku naruszenia postanowienia § 9.

2. Licencjodawca będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Licencjobiorcy kary umownej w wysokości 4000 zł (słownie: cztery tysiące złotych) w przypadku naruszenia postanowień § 5.

3. Jeżeli kary umowne przewidziane w ust. 1 i 2 nie pokrywają całej szkody, Stronie uprawnionej przysługuje prawo żądania odszkodowania na zasadach ogólnych.

§ 15

Załączniki wymienione w treści niniejszej umowy stanowią jej integralną część.

§ 16

W sprawach nieunormowanych niniejszą umową, a dotyczących jej przedmiotu, mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 324) oraz przepisy kodeksu cywilnego.

§ 17

Uzupełnienie lub zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 18

Spory wynikłe w związku z niniejszą umową, w razie nieosiągnięcia porozumienia przez same Strony, będzie rozstrzygał Sąd w Warszawie.

§ 19

1. Koszty związane z zawarciem niniejszej umowy ponosi Licencjobiorca.

2. Licencjobiorca zobowiązuje się do niezwłocznego złożenia w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej wniosku o dokonanie wpisu licencji do rejestru znaków towarowych wraz z niniejszą umową oraz do uiszczenia opłaty od wniosku, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 20

Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron i jednym dla Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej.

_______________                  _______________ Licencjodawca                           Licencjobiorca