Umowa o korzystanie ze zgłoszonego wynalazku

UMOWA O KORZYSTANIE ZE ZGŁOSZONEGO WYNALAZKU

zawarta w dniu 20.03.2024 w Warszawie

pomiędzy:

InnoTech Sp. z o.o.

z siedzibą w Krakowie, ul. Kwiatowa 12

reprezentowanym przez:

1. Jan Kowalski,

2. Anna Nowak,

zwanym dalej "Udostępniającym"

a

TechSolutions S.A.

z siedzibą w Gdańsku, ul. Morska 25

reprezentowanym przez:

1. Piotr Wiśniewski,

2. Maria Zielińska,

zwanym dalej "Korzystającym"

o następującej treści:

§1

1. Udostępniający oświadcza, że jest uprawniony do uzyskania patentu na wynalazek pt. "System inteligentnego domu", zgłoszony do ochrony w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej pod nr P.402456, zwany dalej "wynalazkiem".

2. Twórcą wynalazku jest Stefan Malinowski.

3. Odpis dokumentacji zgłoszeniowej obejmującej opis wynalazku, zastrzeżenia patentowe i rysunki stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

§2

1. Udostępniający oświadcza, iż dotychczas nie udzielał upoważnienia do korzystania z wynalazku.

2. Udostępniający oświadcza ponadto, że:

a) wynalazek jest stosowany przez InnoTech Sp. z o.o. od dnia 01.01.2023 w zakresie testów wewnętrznych,

b) nie istnieją zaległości we wnoszeniu opłat wymaganych w postępowaniu o udzielenie patentu na wynalazek.

§3

1. Udostępniający udziela Korzystającemu wyłącznego upoważnienia do korzystania z wynalazku dla celów związanych z działalnością gospodarczą Korzystającego w zakresie produkcji i sprzedaży na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Niniejsza umowa zostaje zawarta na okres 5 lat, począwszy od dnia następującego po dniu zawarcia umowy. Strony, działając na podstawie wspólnego porozumienia, mogą przedłużyć czas trwania umowy na kolejne okresy.

§4

Korzystający zobowiązuje się do rozpoczęcia stosowania rozwiązania według wynalazku najpóźniej w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia niniejszej umowy.

§5

1. Korzystający zobowiązuje się do uiszczania na rzecz Udostępniającego okresowych opłat z tytułu korzystania z wynalazku.

2. Wysokość każdej z opłat, o których mowa w ust. 1, Strony ustalają zgodnie na 10 % całkowitego wolumenu korzyści netto ze stosowania wynalazku uzyskanych w danym okresie obliczeniowym.

3. Okresem obliczeniowym, o którym mowa w ust. 2, jest okres jednego roku kalendarzowego. Bieg pierwszego okresu obliczeniowego rozpoczyna się w dniu następującym po dniu zawarcia niniejszej umowy.

4. Każda z opłat, o których mowa w ust. 1, będzie przekazywana, najpóźniej w terminie 30 dni po upływie danego okresu obliczeniowego, na rachunek bankowy Udostępniającego w Bank PKO BP nr 12345678901234567890123456.

5. W przypadku opóźnienia w uiszczaniu opłat, o których mowa w ust. 1, Korzystający będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Udostępniającego odsetek umownych w wysokości 12 % w stosunku rocznym.

6. Jeżeli Korzystający dopuszcza się zwłoki w uiszczaniu opłat, o których mowa w ust. 1, Udostępniający może wyznaczyć mu odpowiedni dodatkowy termin do zapłaty z zagrożeniem, iż w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu będzie uprawniony do odstąpienia od umowy. Może również bądź bez wyznaczenia terminu dodatkowego, bądź też po jego bezskutecznym upływie żądać zapłaty i naprawienia szkody wynikłej ze zwłoki.

7. Korzystający zobowiązuje się do rzetelnego prowadzenia ewidencji oraz do przechowywania przez okres trwania umowy i co najmniej 5 lat po jej wygaśnięciu dowodów księgowych oraz innych dokumentów niezbędnych do obliczenia opłat, o których mowa w ust. 1.

8. Na żądanie Udostępniającego Korzystający przedstawi na piśmie bilans korzyści ze stosowania wynalazku uzyskanych w każdym okresie obliczeniowym oraz udostępni dokumenty, o których mowa w ust. 7.

§6

1. Udostępniający zobowiązuje się do przekazania Korzystającemu, najpóźniej w terminie 14 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy, wszystkich posiadanych w tej chwili dokumentów, informacji i doświadczeń technicznych niezbędnych do stosowania rozwiązania według wynalazku.

2. Udostępniający zapewni przeprowadzenie podstawowego szkolenia personelu technicznego Korzystającego w zakresie niezbędnym do stosowania rozwiązania według wynalazku. Szczegółowe warunki i terminy szkolenia określa załącznik nr 2 do niniejszej umowy.

§7

Korzystający zobowiązuje się do nieujawniania osobom trzecim, przez okres 2 lat od dnia wygaśnięcia niniejszej umowy, informacji technicznych, technologicznych, handlowych i organizacyjnych oraz do niepodejmowania jakichkolwiek innych zachowań o charakterze konkurencyjnym w stosunku do Udostępniającego związanych ze stosowaniem rozwiązania według wynalazku.

§8

Udostępniający udziela Korzystającemu gwarancji sprawności technicznej rozwiązania według wynalazku w zakresie zgodności z dokumentacją techniczną na okres 2 lat, począwszy od dnia następującego po dniu zawarcia niniejszej umowy, pod warunkiem prawidłowego użytkowania.

§9

1. Udostępniający jest zobowiązany do dokonywania nakładów w celu uzyskania patentu i do ponoszenia innych ciężarów związanych z prawem do uzyskania patentu na wynalazek.

2. Do nakładów i ciężarów, o których mowa w ust. 1, należą w szczególności:

a) opłaty okresowe z tytułu ochrony wynalazku,

b) koszty postępowań przed sądami i innymi organami powołanymi do orzekania w sprawach dotyczących wynalazku,

c) roszczenia o wynagrodzenie za korzystanie z wynalazku przysługujące jego twórcy.

3. Udostępniający jest zobowiązany do niepodejmowania jakichkolwiek zachowań, których skutkiem mogłoby być wydanie przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej decyzji o umorzeniu postępowania albo o odmowie udzielenia patentu na wynalazek.

§ 10

Korzystający zobowiązuje się do informowania Udostępniającego na piśmie o wiadomych Korzystającemu naruszeniach prawa do uzyskania patentu na wynalazek przez osoby trzecie dokonanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 11

1. W zakresie udzielonego upoważnienia Korzystający jest uprawniony do udzielania dalszych upoważnień do korzystania z wynalazku.

2. Udzielenie dalszego upoważnienia, o którym mowa w ust. 1, wymaga zgody Udostępniającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.

3. Z tytułu udzielenia każdego dalszego upoważnienia, o którym mowa w ust. 1, Korzystający jest zobowiązany do uiszczenia na rzecz Udostępniającego, w terminie 30 dni od dnia udzielenia danego upoważnienia, opłaty ryczałtowej w wysokości 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).

4. W przypadku opóźnienia w uiszczaniu opłaty, o której mowa w ust. 3, Korzystający będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Udostępniającego odsetek umownych w wysokości 12 % w stosunku rocznym.

5. Jeżeli Korzystający dopuszcza się zwłoki w uiszczaniu opłaty, o której mowa w ust. 3, Udostępniający może wyznaczyć mu odpowiedni dodatkowy termin do zapłaty z zagrożeniem, iż w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu będzie uprawniony do odstąpienia od umowy. Może również bądź bez wyznaczenia terminu dodatkowego, bądź też po jego bezskutecznym upływie żądać zapłaty i naprawienia szkody wynikłej ze zwłoki.

§ 12

1. Korzystający zobowiązuje się do niezbywania praw przysługujących mu na mocy niniejszej umowy.

2. W przypadku niewykonania obowiązku określonego w ust. 1, Udostępniający może żądać naprawienia wynikłej stąd szkody.

§ 13

1. Korzystający będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Udostępniającego kary umownej w wysokości:

a) 500 zł (słownie: pięćset złotych) za każdy dzień zwłoki w rozpoczęciu stosowania rozwiązania według wynalazku,

b) 1 000 zł (słownie: tysiąc złotych) - w przypadku niewykonania obowiązków określonych w § 5 ust. 7 lub w § 5 ust. 8,

c) 2 000 zł (słownie: dwa tysiące złotych) - w przypadku naruszenia postanowienia § 7.

2. Udostępniający będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Korzystającego kary umownej w wysokości:

a) 500 zł (słownie: pięćset złotych) za każdy dzień zwłoki w przekazywaniu dokumentów, informacji i doświadczeń technicznych niezbędnych do stosowania rozwiązania według wynalazku,

b) 1 000 zł (słownie: tysiąc złotych) - w przypadku naruszenia postanowień § 9.

3. Jeżeli kary umowne przewidziane w ust. 1 i 2 nie pokrywają całej szkody, Stronie uprawnionej przysługuje prawo żądania odszkodowania na zasadach ogólnych.

§ 14

1. W przypadku wydania przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej decyzji ostatecznej o umorzeniu postępowania albo o odmowie udzielenia patentu na wynalazek przed upływem okresu, o którym mowa w § 3 ust. 2, niniejsza umowa zostanie utrzymana w mocy jako umowa o korzystanie z niezgłoszonego wynalazku w zakresie, w jakim jej przedmiot będzie stanowić tajemnicę Udostępniającego.

2. W przypadku wydania przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej decyzji ostatecznej o udzieleniu patentu na wynalazek przed upływem okresu, o którym mowa w § 3 ust. 2, niniejsza umowa zostanie utrzymana w mocy jako umowa licencyjna o korzystaniu z opatentowanego wynalazku.

§ 15

Załączniki wymienione w treści niniejszej umowy stanowią jej integralną część.

§ 16

W sprawach nieunormowanych niniejszą umową, a dotyczących jej przedmiotu, mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 324) oraz przepisy kodeksu cywilnego.

§ 17

Uzupełnienie lub zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 18

Spory wynikłe w związku z niniejszą umową, w razie nieosiągnięcia porozumienia przez same Strony, będzie rozstrzygał Sąd w Warszawie.

§ 19

Koszty związane z zawarciem niniejszej umowy ponosi Korzystający.

§ 20

Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

InnoTech Sp. z o.o. TechSolutions S.A.

Udostępniający Korzystający